Usage de marques et publicité sur Internet : contrefaçon ou responsabilité civile ? par Nathalie Dreyfus, Conseil en Propriété Industrielle et Elise Dufour, Juriste

Google et Overture commercialisent un système publicitaire portant sur des mots-clés : lorsqu’un internaute les utilise apparaissent des liens commerciaux, assurant ainsi à l’annonceur un meilleur référencement, en marge du référencement naturel. La rémunération s’effectue en fonction du nombre de clics sur le site de l’annonceur, générant ainsi un chiffre d’affaires important (1). Parmi ces mots-clés figurent parfois des marques, souvent notoires, suggérées par Google au moyen du système « Adwords » ou de « Pay for performence » (par le biais d’enchère) mis en place par Overture,

La jurisprudence a ainsi été amenée à s’interroger sur la responsabilité des intermédiaires techniques dans le cadre de cette activité publicitaire. Le contentieux concerne essentiellement Google. Une seule décision a été rendue à ce jour à l’encontre d’Overture en faveur d’ACCOR.

Les juges ont souvent sanctionné de telles pratiques sur le terrain de la contrefaçon de marque sur le fondement de l’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) (TGI Nanterre, 17 janvier 2005 Accor c/ Overture, TGI Nanterre 13 octobre 2003 Viaticum c/ Google). Ce courant a été confirmé par un arrêt de la CA de Paris du 28 juin 2006 (Google France c/ Louis Vuitton Malletier). De récentes décisions semblaient annoncer un tournant dans la jurisprudence française, courant infirmé par un récent arrêt de la Cour d’appel de Paris.

Ainsi, le TGI de Paris (2) avait estimé que la proposition comme mot-clé la marque d’un tiers n’était pas constitutif de contrefaçon dans la mesure où l’usage de la marque ne s’accompagnait d’aucune proposition de produits et services. Le tribunal a précisé que Google ne pouvait être tenu responsable d’actes de contrefaçon ne sachant pas si l’annonceur choisira la marque suggérée, dans l’hypothèse d’un tel choix, si son client est ou non autorisé à l’utiliser. Cette solution a été récemment confirmée mais par une décision de référé dans une affaire Citadines c/ Google du 11 octobre 2006. Cette solution est contestable en droit des marques, notamment lorsqu’il s’agit d’une marque notoire. Le juge a toutefois laissé ouvert la possibilité d’une condamnation pour contrefaçon.

La responsabilité des intermédiaires commercialisant ces systèmes publicitaires peut toujours être recherchée sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun pouvant entraîner une condamnation.

Dans le jugement du 12 juillet 2006, les juges parisiens semblent avoir ainsi créé une faute spécifique aux moteurs de recherche. Il est ainsi affirmé que le fait de suggérer des marques comme mots-clés et d’en faire un usage commercial implique une obligation de vérifier que les annonceurs sont bien habilités à les utiliser. A défaut, Google verrait sa responsabilité civile engagée.

Dans l’affaire Citadines, les juges ont estimé que la responsabilité de Google ne pouvait être recherchée qu’en raison de l’absence de mise à disposition des annonceurs d’un outil de contrôle a priori permettant à ceux-ci de posséder les informations nécessaires à la vérification de leurs droits ou de non retrait des liens contrefaisants dès connaissance.

A la lecture de cette jurisprudence, les cas dans lesquels la responsabilité civile des moteurs de recherche peut être engagée est ouverte et n’est pas clairement définie. Cette jurisprudence naissante doit d’autant plus être nuancée qu’un récent arrêt de la CA de Paris a confirmé que cette activité publicitaire était clairement condamnable pour contrefaçon de marque.

La Cour d’appel de Versailles le 2 novembre 2006, dans l’affaire Accor c/ Overture, a retenu la responsabilité d’Overture sur le terrain de la contrefaçon et non sur celui de la responsabilité civile. Une distinction est cependant opérée en fonction de l’utilisation qui sera in fine faite par l’annonceur du mot-clé. La Cour considère que l’utilisation de la marque d’un tiers pour fournir réellement sur le territoire national des services authentiques n’est pas constitutive de contrefaçon. Ceci est très discutable puisque le CPI prévoit une protection spécifique de la marque notoire (article L. 713-5). En revanche, se rendent toujours coupables de contrefaçon les intermédiaires qui commercialisent des marques de tiers sans autorisation dès lors que ces mots-clés renvoient, non pas à des sites de services authentiques, mais à ceux de concurrents. L’intermédiaire ne joue pas un rôle purement passif dès lors qu’il suggère ces mots-clés aux annonceurs, en tire un profit commercial et a les moyens techniques d’y mettre fin. C’est le recours à la marque d’appel qui est sanctionné.

Ce manque de cohérence dans les solutions jurisprudentielles se retrouve tant au niveau communautaire qu’aux Etats-Unis. Ce flou dans le traitement de la responsabilité des moteurs de recherche confirme la nécessité de réviser la Directive européenne « Commerce électronique » du 8 juin 2000 afin d’unifier le régime de responsabilité devant être applicable aux intermédiaires techniques. Compte-tenu de la situation actuelle, il est vivement recommandé de protéger et de défendre sa marque sur Internet.

Nathalie Dreyfus, Conseil en Propriété Industrielle, expert auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI

Elise Dufour, LLM- CAPA

Dreyfus & associés - contact@dreyfus.fr

(1) A titre d’exemple, Google a déclaré un revenu de près de 1.919 milliards de dollars pour le dernier trimestre ayant pris fin le 31 décembre 2005 : http://investor.google.com/releases/2005Q4_earnings_google.pdf

(2) TGI Paris, 3e ch., 3e sect. 12 juillet 2006, GIFAM c/Google France