Protection des marques notoires, par Aurélie Le Blaye, Juriste

La marque notoire, de par son rayonnement important, bénéficie d’une protection qui s’affranchit du principe de spécialité selon lequel une marque n’est protégée qu’en relation avec des produits et /ou services identiques ou similaires à ceux qu’elle désigne.

Cette protection peut être mise en œuvre lorsque l’usage d’une marque postérieure identique ou similaire "sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque notoire ou leur porte préjudice" (article 5.2 de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques). Les produits ou services concernés peuvent être identiques, similaires ou totalement différents.

La Cour de justice des Communautés européennes, saisie d’une question préjudicielle, a récemment précisé les conditions de cette protection (1).

Les marques doivent tout d’abord présenter des similitudes telles que le consommateur, sans les confondre, établisse un lien entre elles.

La Cour, qui avait posé cette condition dans l’arrêt General Motors (2), précise ici les critères à prendre en compte pour caractériser l’existence de ce lien.

Ces éléments sont :

• le degré de similitude entre les marques,

• la nature des produits et services respectifs,

• l’intensité de la renommée de la marque antérieure,

• son degré de caractère distinctif,

• ainsi que l’existence d’un éventuel risque de confusion pour le public.

Si l’ensemble de ces éléments permet de caractériser l’existence d’un lien entre les marques, il convient ensuite de déterminer si une atteinte à la marque antérieure est constituée.

La Cour se penche plus particulièrement sur l’atteinte au caractère distinctif qui est caractérisée lorsque la marque notoire, qui suscitait dans l’esprit du public une association immédiate avec les produits ou services en relation avec lesquels elle est enregistrée, voit cette capacité affaiblie en raison de l’exploitation d’une marque postérieure.

Pour rapporter la preuve d’une telle atteinte, il est nécessaire selon la Cour "que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur".

Le titulaire de la marque notoire devra donc montrer qu’en raison de l’usage de la marque contestée, le consommateur se détourne ou risque sérieusement de se détourner de ses produits ou services.

Cette preuve semble très difficile voire impossible à apporter, en particulier lorsque les marques en conflit sont exploitées dans des domaines d’activité ne présentant aucun lien, tels que, par exemple, les produits alimentaires d’un côté et l’informatique de l’autre.

Elle semble par ailleurs aller au-delà de la lettre du texte qui exige une dilution du caractère distinctif, c’est-à-dire un affaiblissement de la capacité de la marque à susciter un lien immédiat avec les produits ou services qu’elle désigne. Cet affaiblissement peut être causé par l’usage de marques proches, sans toutefois que le consommateur se tourne ou risque de se tourner vers ces marques.

Ce récent arrêt est une nouvelle illustration de la tendance de la Cour à restreindre le monopole des titulaires de marques au profit de la libre concurrence.

Aurélie LE BLAYE, Juriste Propriété Intellectuelle

Cabinet WAGRET, Conseils en Propriété Industrielle

http://www.wagret.com

(1)CJCE, 27 nov. 2008, C-252/07, Intel c/ CPM

(2)CJCE, 14 sept. 1999, C-375/97, General Motors