Propriété intellectuelle : le dépôt d’une marque utilisant le nom de famille d’un associé fondateur, par Olivier Vibert, avocat, cabinet IFL-Avocats

Chambre commerciale de la Cour de cassation n° 07-10756 et n°07-12115 arrêt du 24 juin 2008.

Monsieur X débute en 1966 comme entrepreneur individuel, une activité de construction sous son nom de famille.

En 1971, une société anonyme Constructions André X est créée. Monsieur X est actionnaire majoritaire de cette société. Il confie son fonds de commerce en location-gérance à la société anonyme.

En 1976, Monsieur X, cède son fonds de commerce à la SA construction André X. Cette cession comprend l’enseigne et le nom commercial.

En 1979, Monsieur X cède ses actions. La Société procède alors au dépôt de plusieurs marques sous le nom de famille X.

La Société connaît ensuite plusieurs modifications de formes sociales et de dénomination. Elle passe sous forme de Société en nom collectif avant de prendre à nouveau la forme d’une société Anonyme.

En reprenant la forme de société anonyme, la Société adopte à nouveau la dénomination « société de Construction André X ».

En 2002, Monsieur X assigne la Société en nullité des marques déposées et sollicite qu’il soit fait interdiction à la société d’utiliser son nom de famille pour une enseigne, dénomination ou nom commercial.

La Cour d’appel de Bordeaux, le 18 décembre 2006, refuse d’interdire à la société de faire usage du nom de famille X. La Cour d’appel de Bordeaux juge que la société bénéficie toujours de l’autorisation accordée par Monsieur X lors de la cession de son fonds de commerce.

La Cour d’appel déclare nulle cependant les marques, estimant que le nom de Monsieur X avait une notoriété régionale dans le domaine de la construction de maisons individuelles avant la création de sa société.

La Cour d’appel a donc jugé que Monsieur X pouvait justifier d’un droit antérieur sur le nom X.

La Cour de cassation, a confirmé la décision des juges d’appel en ce qu’ils ont refusé d’interdire l’utilisation du nom commercial par la Société.

La Cour de cassation casse par contre la décision d’appel en ce qu’elle a jugé les marques nulles.

La Cour de cassation juge en effet que «  le consentement donné par un associé fondateur dont le nom est notoirement connu sur l’ensemble du territoire national, à l’insertion de son nom de famille dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part, et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits et services. ».

En d’autres termes, comme l’avait déjà jugé la Cour de cassation, si le nom de l’associé fondateur est notoirement connu, ce n’est pas parce qu’il autorise la société à porter son nom qu’il autorise cette dernière à déposer une marque avec son nom. L’associé fondateur dont le nom est notoirement connu devra donc soit expressément accepter le dépôt d’une marque à son nom par la société, soit renoncer expressément à ses droits patrimoniaux sur son nom de famille.

La Cour de cassation précise dans cette décision, que la notoriété doit être nationale. Une notoriété régionale ne suffisant pas pour que le nom de famille soit protégé plus spécialement.

IFL Avocats