Mieux vaut être seul que mal accompagné..., par Armelle Chrétien, conseil en propriété industrielle.

...dit le proverbe. C’est en effet ce que semble montrer l’étude de certaines décisions communautaires.

Dans la désormais incontournable affaire ARTHUR contre ARTHUR et FELICIE, la société LTJ Diffusion, avant de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés, avait introduit une opposition devant l’OHMI à l’encontre de la demande ARTHUR et FELICIE de la société SADAS.

En 1999, la division d’opposition de l’OHMI avait rejeté l’opposition en faisant valoir que l’ajout du terme FELICIE contribuait à différencier les deux signes en cause tant visuellement que phonétiquement. Au plan conceptuel enfin, l’Office relevait des différences du fait que la marque antérieure ARTHUR désigne une seule personne tandis que la demande contestée ARTHUR & FELICIE renvoie à un couple mixte.

A l’époque, l’union faisait la force.

Cette décision fut surtout interprétée comme un exemple de la sévérité constante de l’OHMI vis à vis de l’appréciation du risque de confusion lorsqu’un signe est repris à l’identique dans la demande contestée, alors que nous autres français avions encore l’habitude d’invoquer avec succès la " reproduction partielle ".

Mécontente de ce résultat, la société LTJ Diffusion a introduit un recours devant la troisième chambre des recours. Dans une décision du 19 juin 2002 (1), passée un peu inaperçue, la chambre reconnaît au contraire l’opposition comme étant bien justifiée.

Procédant en effet à une appréciation différente, la chambre des recours décide que : " Le vocable " ARTHUR " demeure parfaitement lisible dans la marque antérieure. Il constitue même l’élément dominant et distinctif de la marque. Certes, l’ajout du vocable " FELICIE " dans la demande de marque communautaire constitue un élément de différenciation mais son impact est amoindri du fait de sa position finale. L’attention du consommateur moyen et normalement attentif sera d’abord et essentiellement captée par l’élément d’attaque : le terme " ARTHUR ". Sur le plan conceptuel, la Chambre ne peut pas exclure l’hypothèse que la demande de marque communautaire puisse suggérer, dans l’esprit du public, une extension de la gamme de produits désignés sous la marque "ARTHUR". La demande de marque communautaire serait perçue comme une variante de la marque antérieure pour indiquer que la marque s’adresse, désormais, également à une clientèle féminine. "

Il faut noter que la Chambre des Recours ne fonde sa décision sur la reproduction du vocable ARTHUR dans la demande contestée que pour caractériser le risque de confusion pour le public concerné, lequel perçoit la demande contestée comme étant une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une gamme destinée à la clientèle féminine.

N’en déplaise aux féministes : ARTHUR peut absorber FELICIE.

Dans une autre affaire un certain TONI eut la même chance qu’ARTHUR (2).

Sur le fondement de sa marque TONI Dress, la société Weber & Ott AG obtient le rejet de la demande communautaire TONI & GUY aux motifs que l’élément TONI est commun et prépondérant dans les deux signes, que l’adjonction de " & GUY " n’est pas de nature à écarter ces ressemblances.

Moins chanceux en revanche ont été NICK, NORA, DAVID et LISA.

Le 18 novembre 2002 (3), la division d’opposition de l’OHMI a considéré en effet que la société B.R.B. Internacional, S.A. n’était pas bien fondée à invoquer sa marque complexe DAVID Y LISA à l’encontre de la demande communautaire LISA de la société QUELLE aux motifs que la seule présence commune du terme LISA est insuffisante pour caractériser un risque de confusion.

De même le 28 novembre 2002 (4), la division d’opposition a rejeté l’opposition formée par la société Shady Character Unlimited, Ltd. sur le fondement de ses marques NICK & NORA, à l’encontre de la demande communautaire NORA de la société REWE-Zentral AG aux motifs que même si le public concerné reconnaît NICK et NORA (5) comme des prénoms, en aucun cas il ne considérera le terme NORA comme l’élément prépondérant de la marque antérieure invoquée, au détriment de NICK &, et que conceptuellement la marque antérieure se réfère à un couple mixte tandis que la demande communautaire concernée se réfère à une femme (seule). "

La formulation de cette dernière décision laisse penser que toutes ces solutions auraient sans doute été différentes si le signe reproduit par les demandes communautaires avait été le terme d’attaque des marques antérieures invoquées, et non le terme final.

Annonçant l’autre décision ARTHUR et FELICIE de l’Assemblée Plénière de la CJCE du 20 mars 2003, ces décisions confirment que les notions de " reproduction partielle " ou de " reproduction par adjonction ", connues dans la jurisprudence française antérieure sont exclues du raisonnement des examinateurs et des juges communautaires (parce que non présentes dans le Règlement). La reproduction à l’identique d’un élément peut seulement contribuer à caractériser un risque de confusion et donc une similarité entre les signes. L’appréciation souveraine du risque de confusion demeure bien le fil conducteur de la résolution de ces différends.