Marques homonymes : mieux vaut recourir à un contrat de coexistence qu’à un mauvais procès. Analyse

Les marques "Whaou" (désignant des crêpes fourrées), "Waou" (pour des salles de sport appartenant à Gymnase Club, devenu Club Med Gym) et "Yahoo" (le célèbre moteur de recherche) se ressemblent tant sur le plan phonétique que visuel.
Par ailleurs, les publicitaires se sont mis à adorer l’interjection "Wahoo !".

Les termes "Wahoo", "Whaou" ou "Waou" demeurent donc très convoités par leur aspect convivial et dynamique.

Le principe de spécialité en droit des marques.

En principe, pour qu’une marque soit valable, il est impératif que la dénomination choisie soit disponible (article L711-4 du code de la propriété intellectuelle). Il faut rappeler que la marque obéit au principe de spécialité : pour reconnaître qu’un signe est indisponible,
il est nécessaire que la désignation des produits ou services de la marque à déposer soit similaire à ceux désignés par la marque gênante. Par exemple, une marque désignant des produits agroalimentaires ne pourra pas être jugée gênante pour une marque désignant des services financiers.

Le cas particulier des marques notoires.

Ce principe de spécialité se voit amoindri lorsque l’on se trouve en présence d’une marque notoire : les marque notoires sont protégées plus largement que les marques ordinaires, en raison du danger d’une exploitation parasitaire. Par exemple, le titulaire d’une marque comme "Lacoste" ou "Pepsi" pourrait s’opposer au dépôt d’une marque identique pour d’autres produits comme les stylos.

La solution : un accord de coexistence !

Yahoo, marque notoire, s’est estimée potentiellement gênée par le dépôt de la marque "Waou", pour désigner des salles de sport. Même si ces deux marques ne désignent pas du tout le même type de services ou produits, Yahoo a préféré recourir à gentleman agreement afin de s’assurer que les titulaires de Waou n’étendraient pas leur marque vers des activités similaires à celles de Yahoo. Réciproquement, Yahoo s’est engagé à ne pas enregistrer sa marque dans les classes correspondant au domaine d’exploitation de la marque Waou.

Un accord de coexistence (ou de délimitation ou de non opposition) est un contrat par lequel les titulaires de deux marques proches conviennent de délimiter le rayon d’action respectif de chacun, afin de ne pas se gêner mutuellement et de ne pas engager d’actions en contrefaçon l’un contre l’autre (définition donnée par Frédéric Pollaud Dulian dans son ouvrage "Droit de la propriété industrielle"). Il doit être rédigé par écrit et publié au registre des marques pour devenir opposable aux tiers.

Les marques peuvent présenter des analogies tant sur le plan visuel, phonétique que par association d’idées (Ergosum/cogito) ou par contraste (Vache qui rit/Vache qui pleure).
Quand les domaines d’exploitation choisis sont très éloignés, il est alors fortement recommandé en cas d’imitation d’une marque notoire de conclure un accord de coexistence.

Pour en revenir à l’injonction "Wahoo", les obstacles ne sont malheureusement pas que juridiques : lorsqu’Auchan a lancé une campagne publicitaire en utilisant le terme "Whaaho !", certains consommateurs ont associé ce "Whaaho !" avec la marque "Whaou", désignant des crêpes...

M. R.

Source : La Tribune du 6 novembre 2002 "les marques françaises usent et abusent de l’effet "wahoo" ", par Pierre Kupferman et Frédéric Hastings.