Les marques olfactives ne montrent décidément que le bout de leur nez..., par Marie Jourdain, Avocat

Cet article a été publié dans la nouvelle revue « Law in Firm » éditée par Legiteam.

Séduire le consommateur est un exercice périlleux et aléatoire auquel doivent pourtant se livrer quotidiennement les acteurs de la vie économique. Si les moyens mis en œuvre en ce sens sont nombreux et variés, on retrouve généralement le recours aux marques dans le peloton de tête. Dans un environnement économique en proie à une concurrence toujours plus forte, la marque permet en effet de différencier et d’individualiser efficacement les produits et services d’une entreprise. Cependant, les frontières du royaume des marques semblent aujourd’hui atteindre leurs limites. Les marques traditionnelles, sous forme de dénominations ou de signaux visuels, ne suffisent plus à attirer l’attention du consommateur. Bien plus, leur prolifération a engendré un encombrement des registres nationaux, rendant de plus en plus difficile l’enregistrement de nouvelles marques sans qu’un tiers ne s’y oppose sur le fondement d’un droit antérieur. Prenant acte de ces réalités économiques et juridiques, les entreprises devaient donc réagir afin de capter l’attention du consommateur par d’autres moyens.

C’est ainsi qu’on est passé de l’ère du marketing dit « classique » au marketing dit « sensoriel » (1). Le premier repose sur une analyse objective des produits, des consommateurs et des concurrents sur un marché donné. Il s’agit d’identifier les besoins de la clientèle et d’y répondre par la commercialisation de la prestation recherchée. Le marketing sensoriel vient remédier aux insuffisances du marketing classique, en dépassant l’analyse scientifique du marché de la consommation, pour se concentrer sur les expériences émotionnelles du consommateur. Il repose sur un postulat de départ simple : un consommateur est plus susceptible d’acheter un produit s’il évolue dans une atmosphère agréable, notamment du fait des couleurs, de la musique, de l’éclairage ou encore des odeurs diffusées. Le marketing sensoriel est de ce fait à l’affût des sens, et notamment ceux qui n’ont été à ce jour que rarement sollicités par les entreprises, tels l’ouie, le goût, le toucher et l’odorat. S’agissant de l’odorat, l’enjeu est de taille. Il constitue en effet le sens qui véhicule la plus grande valeur émotionnelle chez l’homme. De plus, la mémoire olfactive serait la plus durable. Enfin, les odeurs semblent ouvrir les portes d’un espace babylonien si l’on considère qu’« avec 10 millions de récepteurs olfactifs, l’homme peut distinguer jusqu’à 4000 parfums différents » (2). La rencontre des marques et des signes olfactifs était donc prévisible. Cependant, il en émane un parfum d’inachevé, le caractère insaisissable des odeurs se heurtant pour le moment à des obstacles techniques et juridiques tout à fait palpables et surtout insurmontables.

I/ L’admission du principe des marques olfactives : les marques se mettent au parfum !

A/ Des textes sans odeurs...

Face à un problème nouveau, le réflexe du juriste est de se tourner vers la Loi. Cette attitude se révèle pourtant ici infructueuse, aucun texte ne prévoyant expressément l’enregistrement des marques olfactives.

Tout d’abord, les solutions retenues par les textes internationaux apparaissent contradictoires. Le Traité sur le Droit des Marques de l’OMPI exclut ainsi expressément les marques olfactives (3). Au contraire, les ADPIC retiennent une solution plus nuancée, en se limitant à prévoir la possibilité d’exiger, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement (4), faisant ainsi passer les marques olfactives dans une sorte de « zone grise ». Du côté des dispositions européennes (5), communautaires (6) ou nationales (7), aucune solution claire ne se dégage non plus, même si c’est la voie plus libérale initiée par les ADPIC qui semble retenue. La technique de rédaction utilisée par ces textes est identique. Dans un premier temps, la marque est définie de façon traditionnelle, comme un signe susceptible de représentation graphique et capable de distinguer les produits ou services d’une entreprise. Suit ensuite une liste de signes susceptibles de constituer une marque, tels les mots, chiffres, sons, dessins, étiquettes, hologrammes, logos, reliefs, nuances de couleurs etc. Cette énumération n’est cependant qu’indicative, comme en témoigne l’utilisation de l’adverbe « notamment ».

Il ressort de l’analyse des textes que les sens pouvant être sollicités par les marques ne sont pas a priori limités, même s’il est vrai que l’odorat est le seul à ne pas être visé expressément. Rien ne s’oppose donc - du moins en théorie - à l’enregistrement d’une marque olfactive. Pourtant, la réalité est bien différente. Aucune marque olfactive n’a ainsi été enregistrée en France, en raison du refus constant opposé par l’INPI. Outre-Manche, l’Office britannique des Marques a au contraire déjà procédé à l’enregistrement de plusieurs marques olfactives, telles l’« odeur florale de roses » pour des pneus (8) ou une « forte odeur de bières » pour des fléchettes (9). Face à un odorat de juriste contrarié et une impression de non-sens pour les déposants, la jurisprudence se devait donc d’avoir du flair..

B/ Une jurisprudence communautaire au nez fin.

Les juges communautaires sont venus clarifier le point de savoir si un signe olfactif pouvait constituer une marque. C’est une des Chambres des Recours de l’OHMI qui a rendu la première décision admettant le principe des marques olfactives, dans une affaire relative à l’enregistrement de l’odeur de « l’herbe fraîchement coupée » pour désigner des balles de tennis (10). Cette solution a été réaffirmée par la même formation le 5 décembre 2001 (11).

Un arrêt de principe dit « Sieckmann » rendu par la CJCE le 30 décembre 2002 (12) est venu ensuite confirmer le principe de l’enregistrement des marques olfactives. La saisine de la Cour faisait suite à deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 2 de la Directive du 21 décembre 1988 et, plus particulièrement, à la notion de « signe susceptible d’une représentation graphique ». En l’espèce, une demande d’enregistrement de marque avait été déposée par Monsieur Sieckmann en classes 35, 41 et 42 auprès de l’Office allemand des Marques, pour un signe caractérisé comme suit : (i) une description littérale énonçant qu’il s’agit d’une odeur « balsamique fruitée avec une légère note de cannelle », (ii) une représentation graphique constituée par la substance chimique de méthylester d’acide de cannelle et (iii) la mention qu’un échantillon est disponible auprès d’un laboratoire local.

En réponse à la première question qui lui était posée, la CJCE a décidé que l’enregistrement d’un signe olfactif à titre de marque est conforme au droit communautaire et ce, notamment pour des raisons textuelles. En effet, l’article 2 de la Directive ne donne qu’une liste exemplative des signes susceptibles de constituer une marque. Dès lors, si ce texte ne fait pas mention de signes ne pouvant être perçus visuellement, tels les odeurs, ces dernières ne sont pas pour autant exclues expressément du champ d’application de cette disposition. Dans ces conditions, l’article 2 doit être interprété en ce sens que peut constituer une marque un signe qui n’est pas en lui-même susceptible d’être perçu visuellement, à condition qu’il puisse faire l’objet d’une représentation graphique. Une fois le principe des marques olfactives admis, il convenait d’en définir les modalités et notamment, d’examiner dans quelles conditions ces signes allaient satisfaire aux conditions de validité des marques.

L’exigence de représentation graphique des marques olfactives n’est en effet pas sans soulever de difficultés (13). En 1999, l’OHMI avait en effet considéré que la description littérale « odeur de l’herbe fraîchement coupée » constitue une représentation graphique valable, au motif qu’il s’agit d’une « odeur distincte que tout le monde reconnaît immédiatement sur la base de ses propres souvenirs. ». Pourtant, deux ans après, c’est la solution contraire que retenait la même formation, dans une décision énonçant que la description littérale « arôme de framboise » ne permet pas de comprendre la marque dans son intégralité, de façon claire et précise pour qu’il soit possible d’apprécier la portée effective de la protection et les limites de son éventuelle violation (14).

C’est dans l’affaire « Sieckmann » que la CJCE est venue préciser les conditions dans lesquelles la représentation graphique des signes olfactifs est - ou plutôt n’est pas ! - acceptable. Pour justifier de l’interprétation restrictive qu’elle a retenue, la Cour s’est attachée à rappeler le caractère essentiel de cette condition. La représentation graphique vise à délimiter le monopole conféré au titulaire d’une marque. Elle répond donc à une impératif de sécurité juridique, chacun devant pouvoir s’assurer avec clarté et précision des droits détenus par des tiers. De plus, en raison du caractère potentiellement perpétuel du droit de marque, cette représentation doit être durable. Enfin, elle ne doit pas prêter à confusion et écarter en conséquence tout élément de subjectivité dans le processus d’identification et de perception du signe. Dans ces conditions, la Cour en a conclu que toute représentation graphique doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

II/ La représentation graphique des signes olfactifs : un piège à odeurs ?

A/ Des modes de représentation graphiques qui ne sont pas au goût des juges.

Après avoir énoncé dans l’arrêt « Sieckmann » les caractéristiques que devaient satisfaire la représentation graphique, la CJCE a appliqué cette solution au cas qui lui était soumis et a rejeté les modes de représentation qui avaient été utilisés. Ainsi, une formule chimique n’est pas considérée comme suffisamment intelligible et, par ailleurs, elle ne représente pas l’odeur d’une substance, mais la substance en tant que telle, de telle sorte qu’elle n’est ni claire ni précise. La description d’une odeur au moyen de mots, bien qu’elle soit graphique, n’apparaît pas suffisamment claire, précise et objective. Le dépôt d’échantillon d’une odeur ne constitue pas quant à lui une représentation graphique et, en tout hypothèse, il n’est pas assez stable et durable. Enfin, dès lors que les techniques précitées ne sont pas satisfaisantes en elles-mêmes, leur combinaison ne l’est pas non plus.

Un arrêt récent rendu le 27 octobre 2005 par le TPICE (15) vient d’apporter de nouvelles précisions sur les modalités de représentation graphique des signes olfactifs, dans une affaire relative à un signe représenté via la description verbale « odeur de fraise mûre », accompagnée d’une image en couleurs de fraise mûre. Forte de la jurisprudence « Sieckmann », la requérante soutenait avoir prouvé que l’odeur de fraise mûre est (i) stable et durable, (ii) précise car il ne s’agit pas de n’importe quelle odeur de fraise mais de celle d’une fraise mûre et (iii) bien connue du consommateur qui l’aurait mémorisée depuis l’enfance - référence ici manifeste au raisonnement de l’OHMI dans l’affaire de « l’herbe fraîchement coupée » -. Aucun de ces modes de représentation n’a cependant été admis.

Tout d’abord, le Tribunal relève que les preuves présentées par la requérante montrent que l’odeur de fraise est différente d’une variété à l’autre. Partant, la description littérale « odeur de fraise mûre » n’est pas objective, claire et précise, car elle peut viser plusieurs variétés de fraises et donc plusieurs odeurs distinctes. S’agissant de l’élément figuratif, le Tribunal constate que l’image d’une fraise représente le fruit qui émet une odeur prétendument identique au signe olfactif en cause, et donc pas l’odeur revendiquée. De plus, ayant constaté que les fraises ont une odeur différente selon la variété, le Tribunal conclut que l’image d’une fraise dont la variété n’est pas spécifiée ne permet pas d’identifier avec clarté et précision le signe olfactif revendiqué. Enfin, concernant la combinaison de la description verbale et de l’image, le Tribunal fait ici application de la règle dégagée par la CJCE : si plusieurs modes de représentation ne sont pas en eux-mêmes suffisants, leur combinaison ne constitue pas non plus une représentation graphique valable.

Les solutions ci-dessus ont pu conduire certains à déplorer l’arrêt de mort des marques olfactives. Nous pensons que tel n’est pas le cas. De nombreuses voies restent en effet encore à explorer pour permettre aux marques olfactives de ne pas seulement montrer le bout de leur nez...

B/ De quelques voies à explorer pour mettre les marques au parfum.

Dans l’affaire de l’herbe fraîchement coupée, l’OHMI a semblé considérer qu’une description littérale constitue un mode de représentation graphique satisfaisant. Cependant, ce mode de caractérisation n’est pas, selon nous, acceptable au regard de l’exigence d’objectivité posée par la CJCE. Cette insuffisance transparaît à travers la motivation même de cette décision, où il est énoncé que « Pour beaucoup, la senteur ou le parfum de l’herbe fraîchement coupée leur rappelle les pelouses tondues ou les aires de jeux au printemps ou en été, ou d’autres souvenirs agréable » (soulignement ajouté). On ne peut ici que douter du caractère objectif et univoque de ce mode de représentation. Le rejet de ce mode de représentation tant par la CJCE que par le TPICE appuient cette analyse.

Dans sa décision du 27 octobre 2005, le TPICE a pour sa part semblé suggérer d’approfondir le concept d’une classification internationale des odeurs, de nature, à l’instar des codes internationaux déjà existant pour les couleurs via le recours aux codes « pantone », à identifier objectivement et précisément un signe olfactif grâce à l’attribution d’une dénomination ou d’un code précis et propres à chaque odeur (16). Il existe d’ailleurs déjà une première étude en ce sens, la Commission Technique de la Société Française des Parfumeurs ayant éditée une « Classification des Parfums » en 1984 (complétée en 1990), qui classe les fragrances en différentes familles d’odeurs, à l’intérieur desquelles existent des sous-familles.

De nombreuses autres méthodes ont aussi vocation à représenter les odeurs. Par exemple, l’utilisation de la chromatographie gazeuse aboutit en principe à l’établissement d’un graphe composé de plusieurs pics, correspondant chacun à la qualité d’un composant de l’odeur. Par ailleurs, une odeur semble pouvoir être représenté sous forme de matrice colorée. Cette technique consiste à retranscrire des mesures réalisées grâce à un mécanisme de capteurs de gaz. Cependant, les techniques existantes ne sont pas à ce jour parfaitement fiables, dans la mesure où elles ne permettent pas une concordance parfaite entre l’odeur analysée et la représentation graphique obtenue. Des perfectionnements / techniques complémentaires devront donc encore être réalisés afin de parvenir à une représentation graphique fiable et objective des signes olfactifs. Ces progrès sont d’autant plus nécessaires qu’ils permettront également une protection effective des marques olfactives, en offrant, le cas échéant, aux titulaires de marques des moyens de preuve efficaces et convaincants pour caractériser des faits de contrefaçon devant les tribunaux français.

Si le principe de l’enregistrement des signes olfactifs à titre de marque est aujourd’hui admis, l’incertitude demeure s’agissant des modalités de représentation graphique de ces signes. Dans l’attente de techniques permettant de résoudre cette difficulté, d’autres fondements juridiques, dont le bénéfice ne suppose pas qu’il soit procédé à une représentation ou description préalable, sont susceptibles d’être invoqués pour protéger les créations olfactives.

Le droit d’auteur constitue une première voie à explorer. En effet, il est désormais acquis qu’un parfum constitue une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur (17). Cependant, la protection du droit d’auteur reste très souvent purement théorique, les créateurs ne réussissant pas, soit à rapporter la preuve de l’originalité de leur création, soit à établir le caractère contrefaisant de la fragrance litigieuse (18). Ensuite, l’action en concurrence déloyale apparaît constituer un fondement plus efficace, de nature à pallier les faiblesses du droit des marques ou du droit d’auteur. Plusieurs décisions ont en effet sanctionné le fait de reproduire une fragrance présentant des similitudes olfactives importantes avec celle d’un concurrent. Pour motiver leur décision, les juges ont considéré que ce type de comportement est contraire aux usages loyaux du commerce, en ce qu’il vise à profiter des coûts engagés par un concurrent et ce, dans le seul but de détourner la clientèle dudit concurrent au profit d’un tiers et de créer consécutivement un manque à gagner au détriment dudit concurrent (19). Nonobstant les mérites du droit de la responsabilité civile, il faut cependant espérer que, demain, droit de la propriété intellectuelle sera également un fondement juridique pour protéger les créations olfactives.

Marie Jourdain

Avocat au barreau de Paris

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(1) Voir l’article « le marketing sensoriel » de Monsieur Koehl (www.educnet.education.fr/ecogest/veille/mercatique/gc10.htm). (2) « Marketing olfactif ou all factice ? » Marketing Magazine N°59 - 01/04/2001. (3) Article 2 du Traité du 27 octobre 1994. (4) Article 15.1 des Accords sur les Aspects de Droit de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce. (5) Article 2 de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988. (6) Article 4 du Règlement n° 40/94 sur la marque communautaire. (7) Article L.711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. (8) Marque n°2001416 déposée le 18 novembre 1994 et enregistrée le 9 avril 1996. (9) Marque n°2000234 déposée le 31 octobre 1994 et enregistrée le 26 juillet 1996. (10) OHMI 2ème chambre de recours 11 février 1999 affaire N° R-156/1998.2 (11) OHMI, 5 décembre 2001 : PIBD 2002, 754, III, 566. (12) CJCE 12 Décembre 2002 affaire C-273.00 (13) On ne s’attachera cependant ci-dessous qu’à la question de la représentation graphique, le débat relatif à la condition de distinctivité ne soulevant pas, selon nous, de difficulté. Voir en ce sens, « Des rugissement aux odeurs : l’évolution des marques commerciales », Valérie Astic et Jacques Larrieu, Dalloz 1998, 41ème cahier, Chronique, page 389 et suivantes. (14) OHMI, 5 décembre 2001, PIBD 2002, 754, III, 566. (15) TPICE 27 octobre 2005, affaire T 305/04 (16) Considérant n°34 de la décision du 27 octobre 2005. (17) Voir par exemple, Tribunal de commerce de Paris, 24 septembre 1999 « Thierry Mugler Parfums c/GLB Molinard », TGI Paris 26 mai 2004, « L’oréal c/Bellure ». (18) Pour une étude approfondie sur cette question, on renverra à l’étude de Sergio Balana, « L’industrie du parfum à l’assaut du droit d’auteur.... Fumus boni juris ? » Propriétés Intellectuelles, Juillet 2005 n°16. (19) Voir en ce sens, Cour d’Appel de Versailles, 15 mars 2001, Juris-data n°2001-149681 ; Cour d’Appel de Paris, 3 novembre 2000, Gazette du Palais, n°214 page 11. autres décisions plus anciennes