Le nom de domaine est-il un véritable droit ? Analyse de la jurisprudence récente, par Ryane Meralli, avocate.

Au-delà de sa fonction technique, le nom de domaine est devenu un enjeu majeur dans la stratégie des entreprises, au même titre que les marques ou les dénominations sociales, il permet d’identifier l’entreprise, de la localiser sur le réseau, mais également de présenter voir de vendre ses produits ou services.

Cette capacité de ralliement de la clientèle lui confère une valeur économique importante et a conduit aux excès du cybersquatting ou du typosquatting ; ainsi des entreprises notoires ont eu la mauvaise surprise de voir leur dénomination réservée comme nom de domaine. La procédure d’arbitrage mise en place par l’OMPI, à partir de 1999, a permis d’arrêter la spéculation engendrée par ce type de contrefaçon.

Les juges ont dû véritablement faire oeuvre de création, le principe général essentiel reste " premier arrivé, premier servi ". C’est ainsi que s’est développée, ces dernières années, une jurisprudence qui précise les contours juridiques du nom de domaine.

Un certain nombre de règles ont été posées et, outre sa valeur économique, le nom de domaine s’est vu reconnaître la valeur d’un signe distinctif cependant, la protection accordée est conditionnée par un usage public.

I. Le nom de domaine : un signe distinctif.

A - Le critère de distinction appliquée aux noms de domaine.

Pour bénéficier de la protection, le nom de domaine doit-il comme la marque être distinctif, doit-il s’agir d’un nom arbitraire qui ne soit ni descriptif, ni nécessaire ?

La code la propriété intellectuelle, dans son article L711-2 consacré aux marques dispose que sont dépourvus de caractère distinctif :

a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ...

Pierre angulaire du droit des marques, le caractère nécessaire ou descriptif du signe est régulièrement soulevé par les plaideurs. On peut citer pour exemple, la décision " Interview "(1) qui opposait l’ex-Fondation Warhol à Thierry Ardisson. Le caractère descriptif du signe n’avait pas été examiné par la Cour d’Appel, alors qu’il était invoqué par l’appelant conduisant à la cassation de l’arrêt.

Les critères de nomage sont très différents pour les noms de domaine et les juges ont dû faire oeuvre de création face au choix de noms génériques. Ainsi la question s’est posée de savoir, si le second déposant de " bois-tropicaux.com " a commis une faute en re-déposant le nom de domaine " bois tropicaux " sans tiret. Dans son arrêt du 9 septembre 2002 la Cour d’Appel de Douai a infirmé la décision de première instance qui avait reconnu la concurrence déloyale pour reprise du nom de domaine(2).

Les premiers juges avaient reconnu un " droit d’occupation " au premier réservataire, la Cour d’Appel, elle n’a pas suivi ce raisonnement et a estimé que la dénomination en cause est descriptive, générique et nécessaire car elle fait directement référence à l’objet du site, ce qui l’apparente à un mot-clef voire à un " référencement " sur les moteurs de recherche.

Toutefois, pour Cédric Manara(3), ce qui est en cause dans cet arrêt " ce n’est pas tant la capacité (du nom de domaine) à distinguer mais pour sa virtualité à assurer le référencement ". On constate que les noms de domaine sont le plus souvent constitués de termes génériques et, afin d’attirer le plus d’internautes possibles, les entreprises auront tendance à choisir un nom descriptif des produits ou des services proposés.

Le nom de domaine sert donc avant tout à distinguer une personne mais, il pourra s’arrêter à décrire le contenu du site. Ce qui paraît certain c’est que, dès sa réservation, il constitue un droit de propriété au même titre que les autres signes distinctifs, le réservataire par la réservation, devient propriétaire du signe, l’organisme de réservation jouant le rôle d’intermédiaire technique.

B. Autre particularité du signe distinctif, il ne doit pas engendrer de risque de confusion, qu’en est-il en matière de nom de domaine.

Dans les conflits entre un nom de domaine et un signe antérieur, le risque de confusion semble devoir être écarté lorsqu’il s’agit d’une référence commune ou nécessaire.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème ch. du 4 juillet 2001 a ainsi jugé que l’usage de la marque verbale Danone, dans les noms de domaine " jeboycottedanone.com " et " jeboycottedanone.net " correspond " à une référence nécessaire pour indiquer la nature du site polémique... "(4). Il n’y a donc pas de confusion possible dans l’esprit du public sur l’origine des services.

De même, dans un arrêt du 28 janvier 2003, la Cour d’Appel de Paris a considéré que le nom de domaine " plagne.com " ne contrefait pas la marque " La Plagne, toute la montagne en 10 stations ", selon la Cour " la simple reproduction du terme " plagne " est insuffisante pour établir un risque de confusion relevant l’existence de nombreux sites l’incluant, son utilisation comme nom commun pour désigner une petite plaine en pays de montagne ou comme nom géographique "(5).

Les titulaires de droits antérieurs ne sont donc pas certains d’obtenir une protection absolue de leur droit, les décisions Zebank de la Cour d’Appel de Versailles, le 22 novembre 2001 et Saveurs du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, du 21 janvier 2002 l’ont prouvé(6).

Effectivement, les juges, pour reconnaître la contrefaçon d’une marque déposée antérieurement au nom de domaine, se sont d’abord limités à rechercher si la marque désignait les produits ou services relatifs à la télécommunication de la classe 38. Mais il s’ensuivait que les titulaires de marque n’ayant pas désigné la classe 38 ne bénéficiaient pas d’une protection efficace face au nom de domaine désignant un site au contenu pourtant proche de celui de la marque, à moins évidemment qu’il s’agisse d’une marque notoire.

Mais les décisions Zebank et Saveurs ont opéré un revirement, tendant à appliquer différemment le principe de spécialité. La recherche s’opère désormais sur les produits ou services commercialisés dans le contenu du site ; ces derniers étant alors ensuite comparés à ceux désignés dans le dépôt de marque. Dans l’affaire Zebank, la Cour d’Appel a même affirmé que " l’enregistrement d’un nom de domaine est en lui-même neutre, de même que l’est le support que constitue un site internet ; En l’espèce, il n’est pas établi que les enregistrements et sites litigieux concernent les services pour lesquels la protection des marques est revendiquée, voire des services similaires... ".

Dans les deux espèces, le demandeur en contrefaçon a été débouté, au motif qu’il n’invoquait pas la protection pour des produits ou services autres que ceux de la classe 38 et que dès lors, en l’absence d’identité et de similarité entre les services protégés par la marque, d’une part, et les activités présentées sur le site internet, d’autre part, aucune contrefaçon n’est caractérisée.

Cette décision constitue un premier jalon et le jugement du Tribunal de Grande Instance dans l’affaire Saveurs va plus loin en faisant droit à la demande de déchéance de la classe 38, sollicitée par la défense.

Dans une autre décision du 4 novembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre(7), ayant à juger un conflit entre un nom de domaine et une marque postérieure, a estimé que le nom de domaine pouvait constituer une antériorité opposable à une marque au sens de l’article L 711-4 CPI. En l’espèce, le titulaire du nom de domaine " e-qualite.com " contestait le dépôt de la marque " e-qual ". Dans un conflit de ce type, les juges recherchent si, entre le nom de domaine et la marque postérieure, il n’existe pas une situation de concurrence qui tromperait le consommateur.

Cette solution paraît logique, dans la mesure où l’on considère le nom de domaine comme un signe distinctif à part entière. Toutefois, pour être opposable aux tiers, les juges ont posé comme condition que le nom de domaine fasse l’objet d’une exploitation effective.

II Un signe consolidé par l’usage

A - La nécessité d’une exploitation effective

Dans une affaire " alsaceimmo.com " jugée le 29 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg(8) a estimé que la protection du nom de domaine lui-même " naît de l’enregistrement et s’acquiert par l’usage sur le réseau ". Il résulte donc de ce jugement que, si le droit au nom de domaine existe bien dès l’enregistrement, sa protection ne se concrétise qu’à partir du moment où il est effectivement utilisé sur le réseau Internet c’est à dire qu’il conduit vers un site actif.

La nécessité d’une exploitation effective a d’ailleurs pu être déjà retenue dans le cas de conflits entre un nom de domaine et une marque antérieure. Ainsi, dans l’affaire Saveurs précitée, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a retenu que " le seul enregistrement du nom de domaine (est) une opération en elle-même totalement neutre ", une formulation identique se trouvait dans la décision Zebank.

La jurisprudence a affirmé cette nécessité d’un usage lorsque le nom de domaine est invoqué comme antériorité. Ainsi le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans son jugement du 21 janvier 2002 précité a estimé que la protection du nom de domaine résulte " de l’usage qui en est fait, soit, en pratique, de son exploitation effective (...) ". Le Tribunal a retenu que la seule mise en ligne de l’indication du domaine, assortie des coordonnées de son propriétaire ne permet pas une exploitation effective du site internet.

Par ailleurs, le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans sa décision du 5 juillet 2002 a refusé de considérer qu’il y avait exploitation effective du nom de domaine "egg.fr", lorsque seule paraissait à l’écran une page d’accueil indiquant l’élaboration en cours du site, peu importe que des liens hypertextes soient déjà établis.

Ce même Tribunal, le 9 juillet 2002, a donné raison à la société Peugeot, titulaire de la marque " looxor " et du nom de domaine " peugeotlooxor.com ", contre le titulaire du nom de domaine antérieur " looxor.com ". En effet, " il est constant que la protection du nom de domaine contre l’usurpation des tiers, à l’instar de l’enseigne ne s’acquiert que par l’usage public qui en est fait ". Or, en l’espèce, le nom de domaine looxor.com n’a été réservé que " dans la perspective de sa commercialisation "(9).

Pour que l’exploitation d’un nom de domaine soit considérée comme effective, il faudra donc, qu’au-delà d’une simple réservation, le site soit actif et qu’il ne soit pas seulement constitué d’une page d’attente.

La preuve de l’exploitation effective peut être apportée par tout moyen. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre (4 novembre 2002) avait d’ailleurs pu fixer la date du début d’exploitation effective au regard des différentes pièces fournies : " Il résulte cependant des pièces fournies par M. Elie S. lui-même, notamment intitulée "Point sur le développement du site "e-qualite.com" et "Retours sur le site "e-qualite"", que ce site a été mis en ligne le 18 janvier 2000. Cet élément est confirmé par la copie des pages de ce site, portant la mention "Création : 18/01/2000" et par les termes de l’assignation de M. Elie S., indiquant la création de ce site le 21 janvier 2000. Ces éléments permettent de fixer au 18 janvier 2000 le début de l’exploitation effective du site internet, que ne saurait constituer la seule mise en ligne de l’indication du domaine assortie des références de son propriétaire. "

B - Les conséquences d’une opposabilité certaine du nom de domaine.

En premier lieu, les juges ont eu recours aux principes généraux de droit commun et à l’article 1382 du Code Civil, pour donner en partie un fondement à l’opposabilité du nom de domaine, voir la décision fondamentale du TGI de Nanterre datée du 13 mars 2000(10). Comme toujours, en matière de concurrence déloyale, les éléments constitutifs devront être prouvés à savoir, la faute ou l’acte déloyal dont résulte la confusion avec l’entreprise victime, le préjudice, à savoir la captation de clientèle ou le dénigrement du signe et établissement d’un lien de causalité.

La voie de la sécurité consiste donc, comme l’ont fait la majorité des entreprises, à déposer leur nom de domaine à titre de marque L’inconvénient est que le nom de domaine ne devra être ni descriptif ni générique.

Or, cette exigence va se révéler difficile à respecter sur la toile où comme on l’a vu, le caractère descriptif ou générique du nom est un atout essentiel. Pour pallier à ces inconvénients, la jurisprudence récente intègre le nom de domaine dans la liste non-limitative de l’article L. 711-4 CPI, ce qui lui confère, de facto, une protection renforcée et un parallèle peut être fait avec les dispositions a) et b) du même article L.711-4 relatives à la dénomination sociale et au nom commercial ou à l’enseigne.

Il devrait en résulter un renforcement de la protection de ce nouveau droit qu’est le nom de domaine. Les jurisprudences Saveurs et Zebank viennent le confirmer et on peut dès lors s’inquiéter de l’efficacité de la protection du titulaire d’une marque, face à la réservation d’un nom de domaine.

Les juges, forts de leur acquis, sauront mettre en équilibre les droits en présence, en tenant compte de leur antériorité respective. Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 8 juillet 2002(11), n’a pas retenu la contrefaçon de la marque " esso " contenue dans l’adresse " greenpeace.fr/stopesso " aucune confusion n’était possible, selon le Tribunal et la présence du signe notoire " greenpeace " renforçait les mots " stopesso ". Cette décision est à rapprocher de l’affaire " jeboycottedanone.com " en ce que le risque de confusion est interprété de manière restrictive par les juges, pour tenir compte de la particularité de ce nouveau média qu’est l’internet.

Concernant l’obligation de l’usage comme fait générateur du droit, on la retrouve comme condition dans la reconnaissance de la plupart des autres signes distinctifs mentionnés par L. 711-4. La solution est certaine pour l’enseigne et le nom commercial qui doivent être connus des tiers pour leur être opposables. Elle est toutefois, moins évidente, s’agissant de la dénomination sociale, la jurisprudence affirmant d’un côté que l’antériorité existe dès l’immatriculation au registre du commerce(12), tout en considérant par ailleurs que " l’usage d’une dénomination ne permet de se prévaloir d’un droit sur celle-ci qu’à la condition qu’il ait acquis un caractère public "(13). Ce " caractère public " ne résulte-t-il justement pas de la mention au registre du commerce ou doit-on exiger, comme pour le nom de domaine, un usage effectif auprès du public ?

Quoi qu’il en soit, la jurisprudence de ces dernières années a évolué dans un sens favorable à la reconnaissance d’une véritable valeur juridique au nom de domaine, sans doute sous la pression économique. D’un simple outil technique, le nom de domaine est devenu un signe distinctif à part entière, d’abord protégé par le droit commun et, si les récentes décisions sont confirmées, dans le cadre du droit des marques en tant qu’antériorité. Vu sous cet angle la condition d’une exploitation effective semble s’imposer afin d’éviter les procédures abusives fondées sur la simple réservation.

Notes :

(1) Cour de Cassation, ch. Com. 13 février 1996, PIBD n° 614, III, 371.
(2) Décision disponible sur www.legalis.net.
(3) Dalloz, 2 janvier 2003, n°1, p. 62.
(4) Décision disponible sur www.juriscom.net.
(5) Dalloz, 6 mars 2003, n°10, p. 690.
(6) Décisions disponibles sur www.legalis.net.
(7) Décision disponible sur www.legalis.net.
(8) Référé, disponible sur www.juriscom.net.
(9) Décision disponible sur www.legalis.net.
(10) Référé, JCP Ed. E 2000, n° 47, p. 1856, n°7, obs. Vivant.
(11) Décision disponible sur www.dalloz.fr, commentée dans Dalloz 2002, n°36, p. 2801.
(12) TGI de Paris, 16 déc. 1994, PIBD n°586, III, 222.
(13) Cass. Com. 24 novembre 1992, RJDA 3/93, n°219.