La légitimation des marques de défense ? par Bruno RAIBAUT, Conseil en Propriété Industrielle et Fabrice BIRCKER, Juriste

Il est fréquent qu’une entreprise détienne plusieurs marques dont les signes respectifs sont extrêmement proches les uns des autres, sans pour autant qu’elle les utilise toutes sur le marché.

De telles marques prennent le nom d’enregistrements parallèles.

Cette situation, où un acteur économique détient des marques pouvant paraître à première vue inutiles, peut avoir diverses origines et être plus ou moins voulue.

Ainsi, le titulaire d’une marque peut-il avoir souhaité moderniser sa marque initiale et procéder au dépôt de la nouvelle variante.

L’exploitant d’une marque peut également avoir voulu consolider ses droits en rachetant une marque analogue à la sienne déposée antérieurement.

Autre cas de figure : plusieurs marques proches les unes des autres peuvent avoir été protégées dans la seule perspective d’être opposées aux tiers qui utiliseraient des marques identiques ou similaires et ce, afin d’accroître le périmètre de protection de la seule marque présente sur le marché (dans cette situation les marques non utilisées sont également dénommées "marques de barrage", l’expression étant pour le moins explicite).

Parallèlement, dans le souci de désengorger le Registre National des Marques, l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) permet à toute personne intéressée de solliciter en justice la déchéance d’une marque, lorsque celle-ci n’est plus exploitée depuis plus de cinq années consécutives.

Cette disposition trouve sa justification dans le fait que la marque est, par essence, un signe distinctif et qu’elle a donc vocation à être exploitée.

En d’autres termes, une marque trop longtemps absente du marché perd sa raison d’être et quiconque en éprouve l’intérêt doit pouvoir la faire disparaître.

On le perçoit rapidement, l’article L. 714-5 CPI ne fait pas bon ménage avec les enregistrements parallèles de marques.

Et, lorsque le titulaire d’enregistrements parallèles de marques est attaqué en déchéance de ses droits, se pose la question de savoir dans quelle mesure cette personne peut se prévaloir de l’exploitation de l’une de ses marques, afin de faire échapper les autres à la déchéance, lesquelles sont, par hypothèse, non utilisées et extrêmement proches de la seule marque utilisées.

A première vue, la réponse se trouverait dans le texte même de l’article L. 714-5 CPI.

En effet, le deuxième alinéa de ce texte dispose que "l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif" permet de faire échapper la marque à la sanction de la déchéance.

En conséquence, tout laisse à penser que si les signes des marques en présence sont des plus proches (autrement dit, s’ils partagent le même caractère distinctif) l’usage d’une seule marque vaut usage de toutes les autres et fait donc échapper leur titulaire à la sanction de la déchéance.

Dans la pratique, les juges se sont montrés beaucoup plus nuancés, si ce n’est subtils.

La solution initiale

Par un arrêt du 16 juillet 1992 (1), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré que l’article L. 714-5 al. 2 b) CPI n’était applicable que dans la situation où la personne assignée en déchéance ne détenait qu’une seule marque enregistrée.

Autrement dit, l’opérateur économique qui avait procédé a l’enregistrement de plusieurs marques toutes constituées d’un signe semblable, mais qui n’en exploitait qu’une seule, encourrait la perte de toutes ses marques inutilisées ; l’usage de l’une ne valant pas usage des autres, et ce en dépit de la proximité de leur signe.

Ainsi, les magistrats considérèrent dans l’affaire précitée que le titulaire de la marque enregistrée LOTUS ne pouvait se prévaloir de l’exploitation de sa marque AU LOTUS également enregistrée pour faire échapper la première à la déchéance.

Pour aboutir à cette solution, les juges ont estimé que celui qui prenait la peine de procéder à l’enregistrement de plusieurs marques, aussi proches soient-elles, manifestait de la sorte son intention de considérer que chacune d’elles était nécessairement dotée d’un caractère distinctif propre.

Si cette jurisprudence présentait, certes, le mérite de lutter contre les enregistrements abusifs de marques de barrage, elle rendait néanmoins, dans les autres cas, la position des titulaires de marques des plus délicates.

En effet, l’opérateur économique qui avait modernisé sa marque première sans procéder à l’enregistrement de son nouveau signe, précisément parce qu’il le considérait comme analogue à celui qu’il exploitait précédemment et qu’il souhaitait se prémunir de la jurisprudence LOTUS précitée, risquait, en cas de litige, de perdre tout droit de marque, dans l’éventualité où les juges considéraient que le signe second était différent de celui de la marque enregistrée.

La part de subjectivité dont est nécessairement empreinte la comparaison de deux signes afin de savoir s’ils partagent le même caractère distinctif instillait donc, dans ce contexte, une insécurité juridique difficilement tolérable, dans la mesure où elle était susceptible de démunir les titulaires de marques face aux contrefacteurs.

En outre, les juges ont rapidement compliqué la situation en introduisant de nouvelles distinctions dans leur construction jurisprudentielle.

Ainsi, une personne qui détenait deux marques enregistrées mais qui n’en exploitait qu’une seule pouvait néanmoins échapper à la déchéance si l’une de ses marques avait été acquise auprès d’un tiers dans la perspective de consolider les droits détenus sur l’autre marque...

On le mesure bien, la jurisprudence avait rendu l’appréciation de la validité des enregistrements parallèles de marques extrêmement délicate, si ce n’est subtile.

Les règles nouvelles

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par trois arrêts rendus le 14 mars 2006 (2), a dit pour droit que l’article L. 714-5 al. 1 et 2 b) CPI "exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non exploitée que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée".

Cette solution fut réaffirmée par un quatrième arrêt (émanant lui aussi de la Chambre commerciale de la Cour de cassation) rendu le 14 novembre 2006 (3).

Dorénavant, la détention par la personne actionnée en déchéance de plusieurs marques enregistrées est donc devenue indifférente.

Cette solution présente de nombreux avantages tant juridiques que pratiques.

En effet, la position nouvellement adoptée par la Cour de cassation dans ces quatre décisions est plus fidèle de la lettre de l’article L 714-5 CPI, le texte ne distinguant pas selon que le signe (par hypothèse légèrement différent de celui de la marque objet de l’action en déchéance) dont la preuve de l’usage est apportée pour échapper à la déchéance est ou non enregistré à titre de marque.

En pratique, cette solution met également un terme à l’insécurité précédemment décrite dans laquelle se trouvaient les titulaires de marques.

En outre, cette nouvelle position de la Cour de cassation permet aux entreprises de considérer leurs marques non plus seulement comme des droits destinés à se défendre après la commission d’actes de contrefaçon, mais également comme de véritables armes permettant de gêner et donc de prendre l’avantage sur les concurrents dès leurs dépôts.

Les arrêts rendus par la Cour de cassation légitimant la pratique décrite plus haut des marques de barrage, une entreprise semble donc dorénavant pouvoir accroître le périmètre de protection que lui confère la marque qu’elle exploite en déposant des marques similaires qui ne seront pas nécessairement utilisées.

De la sorte, cet opérateur économique pourra empêcher ses concurrents d’user de signes qui ne seraient pas similaires à la marque qu’elle exploite, mais qui le seraient à l’égard des variantes déposées, par hypothèse, non utilisées.

Une solution pérenne ?

Avant d’intégrer les enseignements des arrêts récemment rendus par la Cour de cassation dans les stratégies commerciales et juridiques, il convient néanmoins de se demander si les solutions dégagées sont viables et ont vocation à perdurer.

Il convient tout d’abord d’observer que les quatre décisions rompant avec la jurisprudence LOTUS de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, émanent certes de cette juridiction, mais plus précisément de sa chambre commerciale.

Il ne peut donc être exclu que les chambres civiles adoptent un avis différent.

En outre, valider la pratique des marques de barrage ne revient - il pas à donner un blanc seing à une forme de pratique frauduleuse ?

En effet, de telles marques n’ont nullement pour but de désigner des produits ou des services dans la mesure où elles ne sont pas réellement utilisées sur le marché.

Par ailleurs, quelques jours après que les arrêts du 14 mars 2006 aient été rendus publics, le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes s’est prononcé pour la première fois sur la question de la licéité des enregistrements parallèles de marques et a adopté une position identique (4) à celle de l’Assemblée plénière en 1992.

Certes, d’aucuns considéreront que le TPICE a statué en matière de marque communautaire et qu’il ne s’agit pas d’une décision comparable à celle que pourrait rendre la Cour de Justice des Communautés Européennes dans le cadre d’une saisine sur question préjudicielle.

Néanmoins, cette divergence de vue conduit à l’interrogation, d’autant que la décision du TPICE, si elle s’éloigne de la lettre des textes, n’en demeure pas moins conforme à leur esprit, ainsi qu’à la nature du droit de marque qui, comme nous l’avons évoqué, a vocation à être effectivement présent sur le marché.

En outre, le droit communautaire des marques est, sur le fond, identique au droit français des marques.

Il y a donc là incompatibilité de solutions.

Cette incompatibilité est d’autant moins tolérable qu’elle risque de conduire à une distorsion de la concurrence, et donc à des pratiques susceptibles d’entrer en conflit avec le droit communautaire.

D’ailleurs, une discrimination est d’ores et déjà en train de se créer entre les justiciables des tribunaux français et ceux des instances communautaires.

En effet, selon qu’un titulaire de marque est attaqué en déchéance devant une juridiction française ou l’administration communautaire, la validité de ses enregistrements parallèles sera appréhendée différemment, puisque pour un magistrat français ceux-ci seront valables, alors que les mêmes ne le seront pas devant l’OHMI ou le TPICE qui statuerait à titre principal sur la déchéance.

Partant, une même situation juridique conduit à deux résultats diamétralement opposés.

Ceci est pour le moins paradoxal, dans la mesure où le droit communautaire (qu’il s’agisse de la Directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ou du Règlement 40/94 sur la marque communautaire) a précisément pour but de créer une certaine unité entre les différentes règles qui régissent le droit des marques.

Espérons donc que la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) soit rapidement appelée à clarifier la question.

A cet égard, si la décision dite BAINBRIDGE du TPICE fait actuellement l’objet d’un recours devant la CJCE, il n’est pas certain que la Cour soit amenée à se prononcer sur la licéité des marques de barrage.

En effet, dans ses conclusions, notamment aux points 72 et 86, l’Avocat général semble écarter la nécessité d’analyser juridiquement la question de savoir dans quelle mesure l’usage d’une marque enregistrée vaudrait usage d’une autre marque enregistrée, dès lors qu’en l’espèce le requérant ne rapporte la preuve de l’exploitation pour aucune des marques concernées (5).

Affaire à suivre...

Bruno RAIBAUT, Conseil en Propriété Industrielle

Fabrice BIRCKER, Juriste

CABINET DEGRET

[Email]

(1) Cour de cassation, Assemblée plénière, 16 juillet 1992, pourvoi n° 89-16589

(2) Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2006, pourvoi n° 04-10971

(3) Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2006, pourvoi n° 04-15457

(4) Affaire T-194/03, 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria SpA contre OHMI, BAINBRIDGE

(5) Affaire C-234/06, Il Ponte Finanziaria