La fonction neutralisante des différences conceptuelles entre les marques, par Patricia Bismuth, Juriste. (Analyse)

Il est de jurisprudence constante, que ce soit au niveau communautaire ou français, qu’une marque est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure qui lui est opposée, ainsi qu’en raison de l’identité ou de la similitude des produits et services désignés par les deux marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire concerné.

L’appréciation du risque de confusion procède de la comparaison des produits et services désignés par les marques ainsi que de la comparaison des signes en conflit.

La jurisprudence française exige en outre, que la preuve d’un risque de confusion soit rapportée par tout moyen et notamment par la production de pièces ou d’attestations de nature à conforter l’existence d’un tel risque.

L’analyse des signes au plan phonétique, visuel et conceptuel par les juges communautaires ou nationaux, conduisait parfois à reconnaître l’existence de similitudes visuelles et phonétiques tout en constatant une absence de similitudes conceptuelles, dans la mesure ou les marques évoquaient des images différentes.

Seul le recours à la notion d’impression d’ensemble permettait de fonder un résultat d’analyse global et définitif, qui permettait de savoir si les signes étaient ou non globalement similaires.

Il apparaissait que l’étude conceptuelle n’avait qu’une place secondaire par rapport aux études visuelles ou phonétiques et il semblait pour tout le moins délicat de justifier que l’absence de similitudes conceptuelles puisse annihiler les similitudes visuelles et phonétiques avérées.

La décision du TPI des Communautés Européennes en date du 14.10.2003, concernant l’Affaire "Phillips Van Heusen c/ OHMI" a le mérite de poser et résoudre, pour la première fois, le problème de l’ambiguïté d’une analyse qui reconnaît l’existence de similitudes visuelles et phonétiques entre les marques tout en constatant l’existence de différences conceptuelles.

L’arrêt précité concerne une opposition du titulaire d’une marque nationale allemande "PASH", à l’enregistrement d’une demande de marque communautaire "BASS", pour des produits identiques de la classe 25.

L’arrêt reconnaît que des similitudes visuelles limitées ainsi que des similitudes phonétiques existent puisque la terminaison "SH" peut, compte tenu fait que le public même germanophone est "suffisamment familiarisé avec la prononciation des mots anglais courant...", amener le consommateur à prononcer cette terminaison "ASH" en "ASS".

Ensuite, l’arrêt se penche sur l’analyse sémantique en indiquant que la marque communautaire peut être identifiée à la tonalité de voix d’un chanteur alors que la marque nationale antérieure peut être associée au mot allemand "pasch" désignant un jeu de dés. Ainsi donc, l’arrêt reconnaît que des différences conceptuelles existent.

L’intérêt majeur de cet arrêt réside dans la motivation des juges, puisque pour la première fois, il est décidé que "les différences conceptuelles séparant les marques en cause sont de nature à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques...Une telle neutralisation requiert qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que le public est susceptible de la saisir immédiatement."

Ce n’est donc pas le caractère évocateur de la marque qui est apprécié mais essentiellement, le fait de savoir si le public peut immédiatement appréhender la signification de ce signe.

Ainsi, lorsque les signes ont chacun une définition radicalement différente de l’autre ou lorsqu’un seul signe a une signification et que l’autre ne peut être défini, comme c’est le cas en présence d’un néologisme, les différences conceptuelles sont fondées et elles sont en mesure de neutraliser d’autres similarités phonétiques ou visuelles.

La décision précitée tenait toutefois compte du fait que les similitudes visuelles étaient limitées. Il était donc loisible de penser qu’une décision reconnaissant l’existence de similitudes visuelles et phonétiques très marquées, ne tiendrait pas compte du caractère "neutralisant" des différences conceptuelles.

Un autre arrêt en date du 17 mars 2004, a repris ce nouveau précepte de fonction neutralisante des différences conceptuelles. La décision de refuser l’enregistrement d’une marque communautaire "MUNDICOR" sur opposition du titulaire d’une marque nationale "MUNDICOLOR", a été motivée par le fait que les différences conceptuelles n’étaient pas de nature à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques très marquées.

En effet, aucune des deux marques n’avait de signification claire et déterminée car elles consistaient en un néologisme. Se pose alors la question de savoir quelle aurait été la décision si l’une des marques avait eu une vraie définition.

Cette nouvelle jurisprudence renforce l’idée que l’appréciation du risque de confusion s’entend comme une adéquation mathématique dans laquelle chaque élément a une valeur propre qui lui permet d’influer sur le résultat. Toutefois, cette règle mathématique s’inscrit également dans une volonté de rendre des décisions amplement motivées.

Les arrêts cités sont consultables sur le site de la Cour de Justice des Communautés Européennes à l’adresse www. europa.eu/int