L’utilisation d’un nom commercial identique ou similaire à une marque peut enfreindre les droits exclusifs afférant à la marque, par Hervé CHAMBON et Clémence LOYER. (analyse)

Article proposé par les élèves du MASTER 2 DROIT DES AFFAIRES INTERNATIONALES de Dijon.

(CJCE, 16 nov. 2004, Budweiser, aff. C-245/02)

La CJCE définit pour la première fois la portée de l’accord ADPIC au regard des noms commerciaux.

Dans l’affaire en question, le litige opposait la société américaine Anheuser-Bush qui commercialise les bières de marque Budweiser, Bud, Bud Light et Budweiser King of Beers, et la brasserie tchèque Budejovicky Budvar, qui commercialise une bière dénommée Budvar. La brasserie tchèque avait notamment fait inscrire son nom commercial, le 1er février 1967, au registre du commerce tchécoslovaque, y compris en anglais sous la dénomination "Budweiser Budvar, National Corporation".

Entre 1985 et 1992, la société Anheuser-Bush avait enregistré en Finlande les marques susmentionnées. En se fondant sur ses droits d’auteur découlant du dépôt de ces marques en Finlande, la société américaine a introduit en octobre 1996 un recours devant les juridictions finlandaises visant à interdire à Budejovicky Budvar de commercialiser et de vendre certaines de ses bières afin d’éviter tout risque de confusion. De son côté, la brasserie tchèque a fait valoir que l’enregistrement de son nom commercial en Tchécoslovaquie, dès 1967, lui conférait, selon le droit international, un droit antérieur en Finlande et que ce droit était protégé.

La Cour suprême finlandaise, saisie en dernière instance, a posé à la CJCE trois questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’accord ADPIC, et en particulier de son article 16 qui concerne l’étendue des droits exclusifs que confère la marque. La Cour a ainsi demandé :
- si l’accord ADPIC s’applique au conflit entre un nom commercial et une marque, apparu avant l’entrée en vigueur dudit accord mais se poursuivant après celle-ci ;
- si un nom commercial peut constituer un signe au sens de l’accord ADPIC de sorte que le titulaire d’une marque a le droit exclusif d’en empêcher l’usage par un tiers agissant sans son consentement ;
- si un droit sur un nom commercial peut constituer un droit antérieur existant susceptible de faire échec à une action en contrefaçon de marque, alors que ce nom commercial n’est ni enregistré ni connu par l’usage dans le pays où la protection de la marque est réclamée.

S’agissant de la première question, la CJCE juge que " l’accord ADPIC s’applique en cas de conflit entre une marque et un signe réputé porter atteinte à celle-ci, lorsque ledit conflit a commencé avant la date d’application de l’accord ADPIC, mais qu’il s’est poursuivi après cette date ". La Cour fonde sa décision sur l’article 70 paragraphe 1 de l’accord ADPIC qui précise que cet accord n’impose aucune obligation pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date d’application, sans toutefois exclure ces obligations pour les situations qui se poursuivent après cette date.

La CJCE a ensuite répondu par l’affirmative à la deuxième question, en se référant à sa jurisprudence et à la directive 89/104 sur les marques. La Cour se fonde sur l’article 16 paragraphe 1 de l’accord ADPIC visant " à attribuer au titulaire d’une marque le droit exclusif d’empêcher qu’un tiers en fasse usage si l’usage en cause porte atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ". Toutefois, la CJCE indique que l’accord ADPIC et la directive 89/104 permettent aux tiers d’utiliser un signe identique ou similaire à une marque pour indiquer leur nom commercial, à condition qu’il s’agisse d’un usage de bonne foi ou conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Sur le dernier point, la CJCE conclut qu’un nom commercial qui n’est ni enregistré ni consacré par l’usage dans l’Etat membre où la marque est enregistrée peut être qualifié de droit antérieur existant au sens de l’article 16 paragraphe 1 de l’accord ADPIC. Le titulaire du nom commercial doit toutefois répondre à une double condition : disposer d’un droit né antérieurement à celui de la marque conflictuelle et s’assurer que ce droit relève du champ d’application matériel et temporel de l’accord ADPIC. En outre, la CJCE rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention de Paris, la protection d’un nom commercial n’est pas subordonnée à une condition d’enregistrement. Toutefois, ni l’accord ADPIC ni la convention de Paris ne font obstacle à ce qu’un pays conditionne la protection du nom commercial à une connaissance ou un usage minimal de celui-ci.

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