L’usage de son nom patronymique à titre de marque, par Xavière Caporal, Avocate

1/ L’encadrement légal du dépôt d’une marque patronimyque :

Le Code de la Propriété Intellectuelle autorise aussi bien le dépôt, à titre de marque, de son propre nom que de celui d’autrui. La seule condition exigée par les textes concerne la disponibilité de cette marque. En effet, les marques d’usage ne sont pas reconnues en France et un dépôt est obligatoire pour faire valoir une antériorité.

Pour que ce dépôt soit valable, il ne doit pas porter atteinte aux droits antérieurs d’autrui qui concernent selon l’art. L. 711-4 du CPI : les marques antérieures ou notoirement connues, une dénomination, raison sociale, nom commercial ou une enseigne lorsqu’il existe un risque de confusion, une appellation d’origine protégée, des droits d’auteurs ou résultant d’un dessin ou modèle, le nom à l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale et notamment le droit à la personnalité d’un tiers.

Dès lors, le dépôt ne peut porter sur un patronyme qui désigne déjà une marque dans le même domaine d’activité et encore moins une marque célèbre. A titre d’exemple un homonyme de Christian Dior ne pourra donc pas déposer son nom patronymique et ce même pour désigner des outils de jardinage.

De même, le dépôt ne devra pas porter sur un nom commercial, une enseigne ou une dénomination sociale qu’utiliserait une société dans un même domaine d’activité et qui risquerait de créer une confusion dans l’esprit du public avec cette dernière.

Dans la dernière hypothèse où le dépôt se heurterait au droit à la personnalité d’un tiers, deux conditions cumulatives sont requises : l’existence d’un risque de confusion et d’un préjudice.

Dès lors, seules les personnes disposant d’un patronyme célèbre sont fondées à invoquer subir un préjudice, du fait du dépôt de leur nom, à titre de marque par un tiers. Ce préjudice reposant sur le fait que le public associe faussement cette marque à leur patronyme. Par exemple les marques : Coubertin ou Noailles ont été annulées sur ce fondement.

Afin d’éviter une procédure d’annulation et une condamnation à des dommages et intérêts, il est opportun de faire procéder, en amont, avant le dépôt du nom à titre de marque, à une recherche d’antériorité par des professionnels (avocats spécialisés ou conseils en Propriété Industrielle). Ces derniers pourront évaluer les risques de confusion avec les droits antérieurs existant, conseiller et établir une stratégie avec le déposant.

En revanche, passé un délai de tolérance de 5 ans les titulaires d’un nom patronymique antérieur (qu’il soit déposé à titre de marque ou bien désigne une enseigne, une dénomination sociale ou un nom commercial) ne pourront plus agir à l’encontre du déposant, si tant est qu’on puisse établir qu’ils avaient connaissance de cet usage. Dès lors, pour sauvegarder le monopole sur son antériorité, il est conseillé d’utiliser un système de veilles juridiques, afin d’être alerté, lorsqu’un nouveau dépôt est susceptible de lui porter atteinte.

2/ La cession de son nom à titre de marque :

Si le nom ne peut pas faire l’objet de conventions dans la vie civile, puisqu’il sert à identifier une personne physique, il n’en est pas de même dans la vie des affaires où il peut être cédé à un tiers ou à une société.

En effet, il est courant que des acteurs, chanteurs, ou sportifs prêtent leur nom à des parfums ou vêtements contre une rémunération. De même pour les créateurs qui sont souvent employés par la société qui exploite leur patronyme.

Toutefois, une fois leur autorisation donnée et la marque déposée par une société, ces derniers ne peuvent plus faire machine arrière et récupérer leur nom à titre de marque et ce, même s’ils sont évincés de la société qui les employait. (Ce raisonnement prévaut aussi pour les personnes moins connues et qui ont cédé leur nom patronymique à titre gratuit.)

C’est ce qui est arrivée à Inès de la Fressange, qui licenciée par la société à qui elle avait cédé sa marque patronymique, a cherché à faire annuler cette marque sur le fondement de la déceptivité en invoquant la tromperie du consommateur final qui croit acheter un vêtement de la créatrice. La Cour d’Appel de Paris, dans une décision audacieuse (CA Paris, 14 Décembre 2004), lui a donné raison sur le fondement de l’article 714-6 b du CPI. Mais cet arrêt a été censuré par la Cour de Cassation sur le fondement de la vente, la créatrice manquant à son obligation de garantir l’acquéreur contre tout trouble dans la jouissance des droits cédés.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a, à son tour, désavoué la jurisprudence Inès de la Fressange de la Cour d’appel de Paris, en rendant une décision prenant le contre-pied de son analyse et concernant la célèbre styliste anglaise Elisabeth Emmanuel, elle aussi licenciée de la société bénéficiaire de sa marque patronymique. La haute juridiction a considéré, que le départ de la créatrice titulaire du nom patronymique, ne rendait pas pour autant la marque portant son nom déceptive alors qu’elle disposait d’autres moyens de droits pour se défendre d’un éventuel risque de confusion s’il était entretenu par le titulaire de l’enregistrement.

Dès lors, il est important que la personne titulaire du nom patronymique, puisse garder le contrôle de son nom, soit en restant titulaire du dépôt, soit en stipulant des accords réglementant la cession et organisant son éventuel départ de la société qui l’emploie.

Xavière CAPORAL

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