L’épuisement du droit de marque et la charge de la preuve, le cas : Nina Ricci

La société Nina Ricci est titulaire des marques nominatives " Nina Ricci ", " L’Air du temps ", " le teint Ricci-Nina Ricci " et de la marque figurative " le teint Ricci-Nina Ricci ". Toutes ces marques ont fait l’objet d’un enregistrement régulier auprès de l’INPI, l’Institut national de la Propriété Industrielle. La société Nina Ricci a assigné Madame THIBAULT en contrefaçon de marque et concurrence déloyale après avoir procédé à la saisie contrefaçon de produits portant certaines de ces marques, dans un magasin de dépôt-vente exploité par Madame THIBAULT.

Le 2 juillet 1998, la Cour d’Appel d’Orléans a rejeté la demande de contrefaçon formulée par la société Nina Ricci au motif que les produits litigieux ont été placés en dépôt-vente par deux personnes attestant que lesdits produits leur appartenaient bien.

Par ailleurs, les juges du fond se fondent sur l’article L.713-4 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que " le droit conféré à la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté Européenne ou de l’Espace Economique Européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement". Ils considèrent en effet que la société Nina Ricci ne prouve pas que les produits litigieux ont été mis en circulation par un autre qu’elle même ou sans son consentement.

La société Nina Ricci forme alors un pourvoi en cassation. Elle fait grief à la Cour d’Appel d’avoir dit que la défenderesse n’avait pas commis d’acte de contrefaçon des marques appartenant à Nina Ricci.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 29 janvier 2002, casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans considérant que les juges du fond ont violé les textes visés, au motif que la preuve de l’épuisement du droit de marque incombe à celui qui l’allègue, et donc en l’espèce à Madame THIBAULT, et non pas à la Société Nina Ricci.

1 - La théorie de l’épuisement du droit de la marque.

Le droit des marques est un droit exclusif d’utilisation, cependant le produit marqué mis sur le marché doit pouvoir circuler librement selon les modes normaux de commercialisation dans l’Union Européenne, ou dans l’Espace Economique Européen.
L’utilisation de la marque d’un tiers sans son autorisation est sans aucun doute un usage illicite de ladite marque. Pour autant, les juges n’assimilent pas toute utilisation ou toute exploitation de marque à un acte de contrefaçon et utilisent volontiers la théorie de l’épuisement du droit de marque.

L’article L.713-4 du CPI pose le principe de l’épuisement des droits et, en vertu de cette règle, celui qui a régulièrement acheté les produits qu’il propose a acquis le droit de faire usage de la marque qui les désigne dans la publicité qu’il diffuse.

La règle de l’épuisement des droits qui n’est autre qu’une dérogation au principe selon lequel le titulaire d’une marque détient sur cette dernière un droit absolu n’est désormais plus interprétée de manière extensive, mais véritablement de manière objective.

2 - La charge de la preuve.

La Cour de Cassation juge l’application de la règle de droit et non pas les faits. En l’occurrence, les juges ne se prononcent pas sur la qualification d’acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale, mais se contentent d’observer que la charge de la preuve a été inversée par les juges du fond et qu’il revient à Madame THIBAULT d’établir l’épuisement du droit des marques dont est titulaire la société Nina Ricci.

En ce sens, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 septembre 1997 et la Cour d’Appel de Lyon dans un arrêt du 17 septembre 1998 avaient déjà estimé que c’était à celui qui invoquait le bénéfice de l’épuisement du droit d’apporter la preuve du consentement du titulaire.

S’agissant des marques de luxe, nous savons déjà que le simple fait qu’une marque soit considérée comme notoire, octroie à son titulaire une protection plus importante que celle accordée aux autres marques.

En l’espèce, la marque Nina Ricci est considérée comme une marque notoire. Or, il nous paraît non seulement logique, mais aussi parfaitement légitime que le titulaire d’une marque aussi prestigieuse que Nina Ricci n’admette pas que la simple acquisition de quelques produits, souvent en quantité limitée, permette à l’acheteur de bénéficier de son caractère prestigieux, et par conséquent attractif, et de l’utiliser dans des conditions non définies et non contrôlées par elle.

Le titulaire d’une marque de luxe est en droit de savoir et de vérifier que l’exploitation de sa marque coïncide bien avec l’image qu’il souhaite en donner. A défaut de pouvoir exercer ce contrôle, la marque pourrait se voir dépréciée par les consommateurs. Néanmoins, le risque que la réputation de la marque soit sérieusement compromise doit être dûment établi, c’est pourquoi il est primordial que la partie alléguant l’article L.713-4 du CPI ait suffisamment de preuves démontrant soit l’épuisement du droit de telle marque, soit l’atteinte caractérisée à sa marque.

Cette décision ne paraît ni surprenante ni novatrice, elle confirme que le règle de l’épuisement des droits ne désavantage pas systématiquement le titulaire légitime de marques régulièrement enregistrées. Les juges de la Cour de cassation nous rappellent par cet arrêt que la preuve de l’épuisement du droit de marque incombe toujours à celui qui s’en prévaut.

Par ailleurs, cette décision montre également combien il serait difficile pour une marque, même aussi prestigieuse que Nina Ricci d’apporter la preuve que ses produits ont été mis en circulation par un tiers non habilité ou sans son consentement si c’était à elle d’en rapporter la preuve.

Enfin, cette décision de la Cour de Cassation est conforme à la jurisprudence la plus récente de la Cour de Justice des Communautés Européennes. En effet, dans l’affaire Davidoff-Levi Strauss, la CJCE a jugé le 20 novembre 2001, qu’en matière d’épuisement du droit de marque, le titulaire de la marque qui ne dit mot ne consent pas nécessairement. C’est-à-dire que le consentement tacite ne peut résulter que de circonstances sans équivoque possible. Le consentement n’est plus implicite et elle rappelle dans cette affaire l’importance de constater que la charge de la preuve de ces circonstances non-équivoques repose sur l’importateur qui soutient que le propriétaire de la marque a consenti à la vente des produits concernés, et non au propriétaire de la marque.

Il appartient donc, devant la nouvelle formation d’appel, à Madame THIBAULT de démontrer qu’elle a obtenu l’accord de la société Nina Ricci pour mettre les produits portant sa marque sur le commerce.

Auteur : Pascaline COLOMBANI - Juriste

CABINET ANNE PIGEON-BORMANS - JUIN 2002
Source : Dalloz Affaires - Jurisprudence N°740 - III - 186

Site web : http://www.pigeon-bormans.com

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