"L’adhésion de la Communauté européenne et des Etats-Unis d’Amérique au protocole de Madrid", par Emmanuel Gernigon.

Un pas de plus vient (enfin) d’être franchi dans le développement de la marque à l’international.

Comme le soulignait Monsieur Frits Bolkestein, Commissaire européen responsable du marché intérieur : " Les entreprises européennes vont pouvoir obtenir la protection de leurs marques au niveau international en passant par une procédure unique et moins lourde. "

En effet, après sept ans de négociations sur des points sensibles comme la question des langues et de " l’opting back " (cf. supra), la Commission européenne vient d’accueillir l’adoption formelle par le Conseil, d’une décision sur l’adhésion de la Communauté Européenne au protocole de Madrid. (Décision du Conseil du 27 octobre 2003, JO C L296 du 14 novembre 2003 p.0001, Règlement (CE) 1992/2003 et proposition de décision de la Commission, JO C 293 du 5 octobre 1996, p11)

Le lien ainsi créé entre la marque communautaire et le système centralisé de Madrid va permettre aux entreprises dont l’état d’origine est membre du Protocole de désigner la Communauté Européenne dans sa demande internationale, soit bientôt 25 Etats. De même, une demande de marque communautaire pourra servir de base à une demande internationale, soit 62 Etats. D’un point de vu procédural, l’avantage n’est pas négligeable. C’était là, l’un des objectifs majeurs du protocole de Madrid qui ouvrait la possibilité, pour une organisation intergouvernementale possédant un office régional aux fins de l’enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l’organisation, notamment la Communauté Européenne, d’y adhérer. Cette adhésion permet donc une diminution des coûts et une simplification des formalités administratives.

Le lien entre les deux systèmes devrait être en place le 1 octobre 2004.
De plus, autre progrès, les Etats-Unis d’Amérique viennent d’adhérer au protocole de Madrid, le 2 novembre 2003.
En quelques jours, ce sont donc deux acteurs importants de l’économie mondiale qui entrent dans le système de Madrid.

L’objectif du Protocole qui visait à permettre l’adhésion de l’Union européenne et sans doute à pousser les Etats-Unis à faire de même semble donc atteint. Cette fin d’année est donc riche d’avancées en matière de propriété industrielle et devrait développer d’autant l’attrait de la marque communautaire.
Reste l’Amérique latine...

La question des langues qui est à l’origine des sept années de négociations semble réglée.

Rappelons qu’en matière de marque communautaire la demande doit être déposée dans l’une des onze langues officielles de l’Union Européenne, ce qui constituera la première langue de procédure. Une seconde langue, différente de la première, devra être indiquée. Il doit s’agir de l’une des cinq langues de l’Office. (Espagnol, anglais, allemand, français et italien) Dans le cas où la langue de dépôt n’est pas une des langues de l’Office, les observations pourront être présentées dans la seconde langue.

Pour le protocole de Madrid, la langue de procédure est le français ou l’anglais. Pour le moment, l’espagnol n’en fait pas partie, mais ce devrait être chose faite en 2004.

Pour ce qui est d’une demande internationale (au sens de l’article 3 du protocole de Madrid) déposée sur la base d’une demande de marque communautaire, notons tout d’abord que, selon le règlement 1992/2003 modifiant le règlement (CE) 40/94 " Dans le cas où une demande internationale est déposée sur la base d’une demande de marque communautaire dans une langue autre que l’une des langues autorisées par le protocole de Madrid pour le dépôt des demandes internationales, l’Office devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la traduction de la liste des produits et services dans la langue indiquée par le demandeur afin de transmettre la demande au Bureau International en temps utile pour maintenir la date de priorité. " (1)

Un titre XIII est inséré dans le règlement 40/94. Il en résulte que la demande internationale est déposée dans une des langues officielles de la Communauté européenne. Si la demande internationale est déposée dans une langue qui n’est pas une des langues autorisées par le protocole de Madrid pour le dépôt des demandes internationales, le demandeur doit indiquer une seconde langue parmi ces dernières, c’est à dire le français ou l’anglais. (2) Cette seconde langue sera celle dans laquelle l’Office présente la demande internationale au Bureau international. L’espagnol devrait devenir une langue officielle du protocole de Madrid l’année prochaine.

L’opting back (3)

La clause de " l’opting back " permet la transformation d’une désignation de la Communauté Européenne opérée par le biais d’un enregistrement international en demande de marque nationale ou en désignations d’Etats membres du protocole de Madrid.

En effet, lorsqu’une désignation de la Communauté européenne par le biais d’un enregistrement international est rejetée ou cesse de produire ses effets, le titulaire de l’enregistrement international pourra demander la transformation de la désignation de la Communauté européenne en demande nationale en vertu des articles 108 à 110 ou en désignation d’un Etat membre au protocole de Madrid ou à l’arrangement de Madrid, dans la mesure où, à la date de la demande de transformation, il était possible de désigner directement cet Etat. (Les 25 membres de la Communauté européenne sont tous parties au protocole sauf Malte)

Tout requerrant ou titulaire de marque communautaire pourra-t-il procéder à une demande internationale ?

En principe, une personne physique ou morale ne peut déposer une marque internationale que sous deux conditions. Il faut un lien de rattachement avec un pays d’origine et une marque ou une demande préexistante dans ce pays.

Pour ce qui est de la marque communautaire, le requerrant doit être un ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne ou d’un Etat signataire de la Convention d’Union de Paris ou membre de l’OMC.

Les conditions pour déposer une marque communautaire et une marque internationale sont donc différentes. Avec le lien créé entre la marque communautaire et la marque internationale, comment concilier ces conditions différentes ? Avec l’adhésion de la Communauté européenne au protocole de Madrid, on pourra procéder à une demande internationale par le biais d’une marque Communautaire, mais faudra-t-il aussi prouver un lien de rattachement avec la Communauté européenne ?

Deux situations sont alors possibles :

1/ Si on admet qu’il suffit d’avoir procédé à une demande d’enregistrement auprès de l’OHMI pour asseoir sa demande internationale alors, tout requerrant ressortissant d’un pays membre de l’OMC ou de la CUP pourra faire une demande internationale via une demande communautaire. Que resterait-il dans ce cas de la condition du lien de rattachement ? Sans parler du fait qu’un Etat, non partie au protocole de Madrid mais membre de l’OMC serait moins enclin à adhérer au protocole puisque ses ressortissants pourraient profiter du système de Madrid.

2/ L’autre solution, plus dans l’esprit du protocole, serait de prouver un lien de rattachement avec la Communauté européenne mais quel est ce lien de rattachement ? En application du protocole de Madrid, il appartient aux parties contractantes de déterminer dans leur législation les notions de " ressortissant ", " d’établissement industriel ou commercial effectif ou sérieux " et de " domicile ". S’agira-il de prouver un lien de rattachement avec un Etat précis de la Communauté partie au protocole ( ce qui est le cas des 25 futurs membres sauf Malte), en retenant les notions de " ressortissant ", " d’établissement industriel ou commercial effectif ou sérieux " ou " de domicile " propre à cet Etat ? Mais alors, à proprement parler, le titulaire n’a pas forcement une marque déposée dans cet Etat d’origine, sauf à retenir la marque communautaire valable dans ce pays. Doit-on à l’inverse prouver un lien de rattachement avec la Communauté européenne en général en retenant les notions communautaires de " ressortissant ", " d’établissement industriel ou commercial effectif ou sérieux " et de " domicile " mais quelles sont ces notions et comment parler de ressortissant communautaire ?

La pratique devrait répondre à ces questions.

L’adhésion des Etats-Unis d’Amérique.

Les Etats-Unis d’Amérique sont devenus partie au protocole de Madrid le 2 novembre 2003, ils n’étaient pas membre de l’arrangement. Ainsi, un dépôt national ou communautaire pourra servir de base à une demande outre-atlantique.

Les Etats-Unis d’Amérique sont un pays à examen préalable complet ou l’usage joue un rôle déterminant.

Pour une entreprise non américaine, le dépôt auprès de l’USPTO, peut être fondé sur une intention d’usage de bonne foi ou sur l’intention d’utiliser la marque, dans ce dernier cas, l’enregistrement de la marque sera suspendu à la preuve de l’exploitation pour les produits et/ou services revendiqués dans les délais impartis. Enfin, le requérant pourra fonder sa demande d’enregistrement sur une marque déjà exploitée sur le territoire américain.

L’adhésion des Etats-Unis est donc une avancée majeure en terme de procédure. Reste que, du point de vue de la forme, les conditions d’enregistrement, à la différence du système français, sont lourdes dans la mesure où l’USPTO procède à un examen complet. Le système de Madrid ne reste qu’un arrangement de procédure.

Ainsi, le mois de novembre 2003 est favorable au protocole de Madrid, reste à mettre ces progrès en pratique. L’année à venir devrait être aussi riche et devrait susciter d’autres adhésions avec l’entrée de l’espagnol comme langue officielle du protocole de Madrid.

Notes :
(1) Règlement 1992/2003 du 27/10/03, JOCE du 14/11/03.
(2) Règlement 40/92 art. 142.
(3) Règlement 40/92 art. 154.