Google : Risques de dégénérescence par excès de notoriété, par Philippe Rodhain, Juriste en propriété intellectuelle

La société Google s’est manifestée auprès des média leur demandant de s’abstenir à l’avenir d’utiliser la marque éponyme en tant que verbe : « L’utilisation constante d’une marque comme terme générique peut lui faire perdre son caractère particulier et la majuscule qui en fait un nom propre » explique un porte-parole de la société Google.

Ainsi se pose la question de savoir si une marque, valable à la date de son dépôt, peut ultérieurement perdre sa validité en devenant usuelle. Autrement dit, faut-il sanctionner le succès d’une marque, et priver de ses droits son titulaire en raison même de l’effort qui a causé un tel succès ?

Sous l’empire des lois de 1857 et 1964, le droit français n’admettait pas que la validité d’une marque enregistrée puisse dégénérer, notamment en devenant usuelle (Cour de cassation, 11 mai 1966, marque CELLOPHANE).

En rupture avec les législations antérieures, l’article 28 de la loi de 1991, devenu l’article L. 714-6-a du code de la propriété intellectuelle dispose que « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou services (...) ».

Aussi, celui qui ne défend pas activement sa marque s’expose au prononcé de la déchéance de son droit lorsque son signe est devenu la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service concerné, laquelle doit s’apprécier, selon les derniers développements communautaires, au regard de « l’ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals », voire de « l’ensemble des professionnels » (Cour de Justice des Communautés européennes, 29 avril 2004, aff. C 371/02).

Souvenons-nous, à cet égard, que les noms génériques Yo-yo, trampoline, nylon et, plus récemment, piña colada (Cour de cassation, 28 avril 2004) ont aussi commencé par être des marques.

Toutefois, la cour d’appel de Paris a précisé, à l’occasion de l’arrêt du 14 novembre 1995 que « On ne saurait confondre notoriété de la marque et dégénérescence du signe. Dès lors, il appartient au demandeur en déchéance de démontrer que le titulaire de la marque a, soit lui-même utilisé la marque comme désignation usuelle des produits, soit laissé le public employer cette marque, comme terme usuel pour désigner ces produits ».

Afin de parer aux écueils du succès et de freiner ainsi la dégénérescence d’une marque, certaines règles de conduite sont à observer, à savoir :

  Corriger toute utilisation illicite par inadvertance et toute mention erronée de la marque dans la presse, dans des annonces publicitaires, en tant que lien commercial dans les moteurs de recherche de l’Internet,

  Enregistrer la marque en tant que nom de domaine le plus tôt possible, dans tous les pays présentant un intérêt pour l’activité de l’entreprise,

  Insérer une mention de réserve des droits de marque dans la partie réservée aux informations légales sur le produit ou sur tout autre documentation relative au produit, comme les annonces publicitaires et des brochures. Le meilleur moyen consiste à insérer une astérisque (*) et un renvoi à une note en bas de page sur la propriété de la marque, après première mention dans le corps du texte. Il convient cependant de faire attention à l’utilisation du sigle ® en France car il a été jugé que « si le sigle ® n’avait aucune signification légale en droit français, il n’en demeure pas moins qu’il évoque que le signe est utilisé aux Etats-Unis par le propriétaire d’une marque déposée pour porter ses droits à la connaissance du public, et que son utilisation est fautive en France pour une marque non déposée dans la mesure où elle est de nature à induire le consommateur français en erreur » (Tribunal de grande instance de Paris, 3ème Ch., 16 décembre 1992).

Le propriétaire de marque doit s’ériger en cerbère de ses droits, non seulement en les défendant contre ses concurrents qui utiliseraient son signe pour présenter leurs propres produits, mais aussi en menant des actions spécifiques en direction du public pour essayer de lutter contre la phénomène endémique de glissement sémantique qui tend à faire de sa marque une appellation usuelle du produit ou service.

Philippe Rodhain, Juriste en propriété intellectuelle