Forclusion par tolérance : Agir oui, mais promptement !, par Philippe Rodhain, juriste (actu)

L’enregistrement confère au propriétaire d’une marque le droit d’interdire à tout tiers de reproduire, ou d’imiter, son titre pour des produits et/ou services identiques et/ou similaires à ceux mentionnés dans l’acte d’enregistrement.

Cette prérogative doit être exercée avec la plus grande diligence car, en application de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle " Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage aurait été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt ait été effectué de mauvaise foi ".

L’interruption de ce délai de tolérance n’est en outre acquise qu’à la condition expresse que le propriétaire de la marque première ait manifesté, de façon positive et non équivoque, son intention de contester la marque seconde. Celle-ci ne saurait résulter d’une simple lettre de mise en demeure, comme vient justement de le rappeler la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 novembre 2004, en ces termes " l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception mettant en demeure le propriétaire de la marque seconde de cesser tout usage de celle-ci ne suffit pas à manifester la volonté du titulaire du droit antérieur d’interrompre le délai de tolérance ". Cela résulte d’une application stricte de l’article 2044 du code civil, au terme duquel seule une citation en justice ou un commandement est susceptible d’interrompre une prescription.

Ainsi, on ne saurait donc trop recommander aux propriétaires de s’ériger en cerbère de leurs droits de marque et de s’opposer systématiquement à toute atteinte y relative. Pour alléger cette lourde tâche, la loi a, toutefois, institué une procédure d’opposition, mécanisme permettant aux propriétaires de marques prioritaires de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure de nature à porter atteinte à leurs droits.

Encore faut-il que ces propriétaires surveillent activement, ou fassent surveiller notamment par l’intermédiaire de cabinets de conseils en propriété industrielle, les publications des demandes d’enregistrement de marque afin d’éviter de laisser passer un délai d’opposition.

Cour d’appel de Paris, 4ème Chambre - Section B, Arrêt du 26 novembre 2004.