Descriptivité des marques communautaires depuis l’affaire Baby-dry, par le cabinet Chaillot. Analyse.

En septembre 2001, par son arrêt C-383/99, la CJCE avait considéré que la marque communautaire "Baby-dry" n’était pas descriptive pour désigner des couches culottes car ce n’est pas une façon normale de désigner ce produit ou de présenter ses caractéristiques essentielles dans le langage courant.

Depuis, les chambres de recours de l’OHMI semblent rechercher si la marque constitue la façon normale de désigner un produit :
- Speechnet (R 290/2001-1, 26 octobre 2001) pour désigner en classe 9 des logiciels, en particulier de reconnaissance vocale : même si on comprend les mots "speech" pour langage et "net" comme faisant référence au réseau internet, l’expression "Speechnet" n’est pas ordinairement utilisée pour les produits désignés. Le message implicite que le signe contient n’est que vague et non défini. Même si la marque est vaguement suggestive, elle n’est pas descriptive.

- Clubhotel (R 41/2001-3, 8 novembre 2001) pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 41 et 42. Même si la marque est composée de deux mots club et hotel, la chambre de recours n’a pas pu établier un lien direct et évident entre les produits/services et le signe. Ce signe ne donne pas un message direct et clair au public quant à l’espèce, la qualité, etc., des produits/services désignés.

- Weblearn (R 200/2000-2, 6 février 2002) pour désigner en classes 9, 16, 41 et 42 des produits et services d’enseignement : en langue anglaise il n’est pas habituel de combiner un substantif et un verbe, ce signe n’est donc pas la façon habituelle de désigner les produits et services.

Cependant la combinaison substantif + verbe a été considérée comme habituelle par le Tribunal des Communautés Européennes. Dans un arrêt du 27 février 2002 (T-106/00), le Tribunal a également souligné l’importance de définir le public ciblé afin de déterminer le caractère distinctif d’une marque.

Il s’agissait du signe STREAMSERVE pour des produits des classes 9 et 16. Dans ce cas, le public est constitué par les consommateurs moyens anglophones, utilisateurs d’Internet. Ce public est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (selon l’arrêt Lloyd C-342/97 qui est rappelé).

Le Tribunal a ensuite examiné s’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits désignés .

Selon le Tribunal, le signe "STREAMSERVE" se réfère à "une technique de transmission, à partir d’un serveur, de données numériques, permettant leur traitement en flux régulier et continu". Il s’agit donc de la destination de certains des produits désignés (appareils pour la transmission ...).

Le Tribunal a souligné que la technique de transmission, à partir d’un serveur, de données numériques, permet leur traitement en flux régulier et continu et implique donc, voire requiert, l’utilisation de ces produits. En effet, cette technique ne constitue pas seulement un domaine d’application de ces produits mais bien une de leurs fonctionnalités propres. Dès lors, il existe, pour le public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le vocable STREAMSERVE et ces produits.

Le signe STREAMSERVE a été considéré comme distinctif pour désigner des manuels et autres publications.
Dans un autre arrêt (T-219/00, 27 février 2002), le tribunal a eu à étudier la descriptivité du signe ELLOS pour désigner des vêtements et des services de vente par correspondance.

"Le signe ELLOS en espagnol est la troisième personne du pluriel du pronom personnel et est fréquemment utilisé comme terme collectif désignant tous les membres de sexe masculin".
Le tribunal rappelle que le public ciblé est le consommateur hispanophone moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe ELLOS peut servir à désigner la destination des vêtements pour une clientèle masculine. Il a donc été considéré comme étant une caractéristique essentielle des produits en cause.
Selon le tribunal, le lien existant entre le signe ELLOS et les vêtements est suffisamment étroit pour que la marque soit considérée comme descriptive.

En ce qui concerne les services de vente par correspondance, le tribunal considère que le sexe de la clientèle auquel les services sont destinés ne constitue pas un élément pertinent ou une caractéristique essentielle de ceux-ci. En effet, le signe ELLOS ne permet pas au public de "percevoir immédiatement, et sans aucune réflexion, une description des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques, notamment leur destination".

De ces décisions, on peut donc conclure qu’en l’absence d’un lien direct et concret, clair et non ambigu entre le signe et les produits et services désignés, la marque doit être considérée comme n’étant pas descriptive.