De la déchéance partielle du droit de marque à l’exercice de l’action en contrefaçon, par Philippe Rodhain, CPI (Actu)

Selon la loi, la déchéance est encourue si le propriétaire de la marque, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans (Art. L.714-5 du code de la propriété intellectuelle).

Pour échapper à cette sanction judiciaire, la marque doit être exploitée pour chacun des produits ou services visés dans l’enregistrement, l’usage pour des produits ou services autres, similaires à ceux énumérés dans le dépôt, étant inopérant.

La déchéance pour défaut d’exploitation peut être partielle, c’est-à-dire ne porter que sur une partie des produits ou services visés par la marque.

Dans de pareilles hypothèses, le propriétaire conserve un droit privatif sur sa marque pour les produits ou services pour lesquels il a justifié d’un usage sérieux.

Lors d’un procès s’est posée la question de savoir si le propriétaire, qui a été déchu partiellement de ses droits, peut encore poursuivre en contrefaçon un tiers utilisant sa marque précisément pour les produits frappés de déchéance, en établissant une similitude avec les autres produits pour lesquels il n’a pas été déchu de ses droits ?

Ne s’agirait-il pas là d’un moyen détourné de reconnaître une protection sur des produits pour lesquels sa marque a été déchue ? Ne serait-il pas également paradoxal d’appliquer le principe de similitude des produits ou services en matière de contrefaçon et de rejeter ce même principe en matière de déchéance ?

Telle était l’argumentation, certes habile, que s’évertua à employer un défendeur qui, après avoir obtenu la déchéance partielle de la marque qui lui était opposée, tentait de se laver de tout grief de contrefaçon.

Cette sophisterie ne fut pourtant d’aucun effet sur la Haute juridiction qui censura sur ce point l’analyse des juges d’appel en disant pour droit que « le prononcé de la déchéance d’une marque pour certains produits n’interdit pas à son titulaire de poursuivre la contrefaçon de sa marque apposée sans son autorisation pour de tels produits si ceux-ci sont similaires à ceux pour lesquels il n’a pas été déchu de ses droits (..) ».

Autrement dit, la déchéance partielle ne présente d’intérêt pour son bénéficiaire que pour le cas où la restriction ainsi obtenue du périmètre de protection de la marque lui conférerait une totale liberté d’exploitation.

Cour de cassation, arrêt 6 novembre 2007, n°06-17.163, Sté Etablissement Laporte SA c. Sté Grands Magasins de la Samaritaine maison Ernest Cognac, société anonyme et autres.

Philippe Rodhain

Conseil en Propriété Industrielle

Chargé d’enseignement Université Monstesquieu Bordeaux IV

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