Contrefaçon de Brevets aux Etats-Unis : la Cour Suprême réduit la portée de la théorie des équivalents. Analyse

Selon la jurisprudence Festo v Shoketsu (2000), adoptée par la Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), les modifications apportées lors de la procédure devant l’Office américain des brevets (USPTO) pour obtenir le titre d’un brevet, sont autant de limitations réduisant la portée des revendications et interdisant l’usage des équivalents.

Quelle est la portée de l’usage de la théorie des équivalents ?

L’usage des équivalents est une règle d’interprétation en matière de contrefaçon de brevets : au lieu de se contenter d’une interprétation purement littérale des revendications d’un brevet, le juge peut aussi vérifier que le contrefacteur ne sait pas contenter d’apporter des modifications non substantielles afin d’éviter de tomber sous l’emprise d’un brevet. Pour qu’il y ait contrefaçon par équivalence, il faut que les différences soient non essentielles ou que l’élément équivalent remplisse essentiellement les mêmes fonctions, fonctionne essentiellement de la même manière et produise essentiellement le même résultat.

Depuis le cas Festo v Shoketsu, les différents "estoppel" (modifications apportées aux revendications devant l’USPTO afin de contrecarrer une critique formulée à l’encontre de la brevetabilité d’une invention), limitent le recours à la doctrine des équivalents. Or la plupart des demandeurs d’un brevet modifient leurs revendications pour des raisons de procédure, afin d’éviter les objections formulées en raison de l’état antérieur de la technique. Avant la jurisprudence Festo, l’approche des Cours fédérales était flexible : elles procédaient au cas par cas.
Si l’on devait appliquer strictement la jurisprudence Festo, la valeur d’un brevet se trouverait fortement diminuée et renforcerait le côté purement formel d’un titre de brevet. La Cour Suprême est donc intervenue.

Position nuancée de la Cour Suprême

La Cour Suprême dans une décision intervenue en mai 2002 a renversé la jurisprudence Festo. Cependant, même si elle n’a pas repris littéralement la solution de la CFAC, elle a quand même réduit la portée de l’usage des équivalents en exigeant une preuve supplémentaire au breveté. Ce n’est donc pas un retour au status quo. La théorie des équivalents ne sera invocable que dans certaines circonstances : lorsque les moyens équivalents étaient imprévisibles à l’époque du dépôt (unforeseeable at the time), si la modification était purement formelle comme une erreur typographique (the reason for the amendment was tangential) ou pour d’autres raisons (some other reason)..... Même si la liste des circonstances reste ouverte, il est clair que la Cour Suprême adopte une position assez ferme.

Dès lors, cette dernière position de la Cour Suprême invite les requérants d’un brevet à envisager tous les équivalents des moyens revendiqués lors de la procédure de dépôt, sous peine de ne pouvoir lutter contre des contrefaçons quasi-identiques. La rédaction d’un brevet américain se trouve donc très alourdie...

Marjorie Rafécas.

Sources :

  Legal Media Group, "Doctrine of equivalents protection will be limited", par James Nurton, le 01 septembre 2002.

  Business Journal (www.bizjournals.com), Supreme Court ruling of great value to patent holders, par Raymond Van Dyke, 26 juillet 2002.

  "Festo : A Case Contravening the Convergence of Doctrine of Equivalents Jurisprudence in Germany, the United Kingdom and the United States" par Katherine E. White.( http://www.mttlr.org)