Action en déchéance : L’auteur de l’usage et l’usage de l’auteur, par Philippe Rodhain, Juriste

Selon les dispositions visées à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans".

Cette obligation repose sur le fait que le droit de marque, conférant un monopole d’exploitation exclusif, perdrait sa raison d’être si la marque n’était pas exploitée. En outre, elle serait, par là même, attentatoire au principe de la liberté de commerce et d’industrie.

Par faveur envers les propriétaires inactifs, l’aliéna 2 de cet article assimile à l’usage personnel celui fait "avec le consentement du propriétaire de la marque".

La question est de savoir si l’autorisation du propriétaire à un tiers doit faire l’objet d’un formalisme particulier afin de faire échec à une action en déchéance ?

La jurisprudence dominante considère que l’exploitation indirecte d’une marque par un tiers, même dépourvue d’une licence régulière ou d’une autorisation écrite est suffisante pour faire obstacle à la déchéance de la marque, dès lors qu’il est établi que le propriétaire a bien donné son autorisation à cette exploitation (tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 1987), même si cette autorisation est purement verbale (cour d’appel de Paris, 26 nov. 1991), aucun texte n’imposant que l’exploitation soit réalisée en vertu d’un contrat, la seule obligation faite au défendeur à l’action étant si l’autorisation peut être implicite, qu’elle soit révélée par un acte positif (Cour de cassation, 24 sept. 2003).

C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de cassation censure, très opportunément, par un arrêt du 31 janvier 2006, les juges d’appel en disposant que "Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’est assimilé à un usage sérieux celui fait avec le consentement du propriétaire de la marque, peu important l’absence de contrat de licence régulièrement enregistré, la cour d’appel a violé le texte susvisé."

En effet, l’usage est une question de fait dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, l’important étant qu’il ait été réalisé, directement ou indirectement, pour le compte du titulaire de la marque (tribunal de grande instance de Paris, 13 nov. 1991).

Que l’exploitation soit réalisée par le propriétaire ou par des tiers autorisés, il est toujours fortement recommandé d’établir et de conserver un dossier d’exploitation, contenant tous les éléments de preuves relatifs à l’usage de leur marque : c’est la précaution de la prudence.

Cour de cassation du 31 janvier 2006.

Philippe Rodhain, Juriste en propriété intellectuelle